7月 12, 2017

申請專利範圍的「範圍」在哪裡?

前一篇文章對申請專利範圍的介紹,或許會有些朋友仍覺得有些抽象,本篇文章將以更生活化的例子,對申請專利範圍的「範圍」進行討論。

以下圖的凳子為例,必要的元件有哪些呢?可知有兩類,一是座椅部分,另一是支腳。由於獨立項是用於描述主要技術特徵,我們可將獨立項以下述的方式進行撰寫:


資料來源︰美國專利商標局、Patent1O1

【第1項】一種凳子,包括:
    一座椅部份,具有一總體上平坦的表面;
    四個支腳,皆與該座椅部份相連接。

若再此細看凳子的結構,還可以發現其它的技術特徵,如:座椅部份上面有若干個開口、兩個支腳上各具有一個輪子等,或許還能加入夜光的效果。由於附屬項是在所依附的請求項(可以是獨立項,也可以是自己以外的其它附屬項)上,再額外加上其它的技術特徵,我們可將附屬項以下列的方式進行撰寫:

【第2項】如申請專利範圍第1項所述之凳子,其中該座椅部份是木製,且其內部包括複數個開口以減輕該凳子之重量。

【第3項】如申請專利範圍第1項所述之凳子,其中該凳子在夜晚能發光。

【第4項】如申請專利範圍第2項所述之凳子,其中該等支腳之二者各具有一輪子。

【第5項】如申請專利範圍第4項所述之凳子,其中該凳子在夜晚能發光。

以上的五個請求項中,每一項都可視為單一的發明創作,各自代表不同的專利權「範圍」。

請求項第1(獨立項)僅記載凳子的主結構,也就是一個座椅部份連接四個支腳。換言之,座椅部份是由甚麼材質所構成,其內部有沒有開口,或者支腳具有輪子與否,皆不設限。

請求項第2(依附於請求項第1項的附屬項)所記載的凳子,除了一個座椅部份連接四個支腳(主結構)之外,更進一步限定座椅部份必須為木製,而且內部還要有開口。

請求項第3(依附於請求項第1項的附屬項)所記載的凳子,除了一個座椅部份連接四個支腳之外,還要滿足凳子能在夜晚發光的條件。

請求項第4(依附於請求項第2項的附屬項)所記載的凳子,除了一個座椅部份連接四個支腳,座椅部份為木製且內部有開口之外,更進一步限定其中兩個支腳各具有一個輪子。

請求項第5(依附於請求項第4項的附屬項)所記載的凳子,就是基於請求項第4項的發明創作再疊床架屋,除了一個座椅部份連接四個支腳,座椅部份為木製且內部有開口,以及其中兩個支腳各具有一個輪子之外,凳子還要能在夜晚發光。

由此可知,請求項第1項所要滿足的限制條件(也就是技術特徵)最少,所以有最大的專利權範圍;而請求項第5項所要滿足的限制條件最多,所以專利權範圍相對最小。 


資料來源︰Patent1O1

申請專利範圍所記載的文字,在審查階段是允許發明人這一方進行修正的。為了避免申請專利範圍與專利說明書之間,出現風馬牛不相及的內容,美國與台灣專利法都有規定,所有請求項的技術特徵,必須出自於專利說明書有揭露的內容1。若違背這個原則,在審查階段中可能會以「請求項不符合支持要件」為由被認定無效。

我們知道各請求項的記載,必須為說明書所支持。然而,專利說明書所揭露的內容,卻不見得都會出現在申請專利範圍之中。這是因為專利說明書所寫的內容,有些只是先前技術,或是作輔助說明之用。例如保護標的為行動電話的專利,專利說明書通常需描述行動電話如何與周圍環境產生作用(如基地台、電源等等),但周圍環境並非被保護之標的,所以通常不會出現在申請專利範圍中。

也許有人會想,如果修正版的申請專利範圍,新增了送審時專利說明書沒揭露的內容,只要將這些新增的內容同步加進專利說明書中,「請求項不符合支持要件」的問題就解決了吧!但美國與台灣專利法另有規定,不允許藉由修正增加原先未揭露之內容(亦即送審時專利說明書、圖式、申請專利範圍未揭露之內容)2,以平衡發明人這一方及社會公眾的利益3。由於專利說明書送審後就無法再增補內容,若在撰寫時儘可能越豐富詳細,對日後請求項之修正及與審查委員的書面答辯,都會越有助益。

感想:以前在工作上曾被問過,有沒有量化指標能評定專利權的範圍?由於申請專利範圍是文字化的描述,同樣的元件以不同的文字表達,就會產生不同的專利權範圍(例如「彈性元件」及「彈簧」,前者屬於上位化的用語,涵蓋範圍明顯較廣)。再者,專利保護標的若有不同(像是「萬花筒結構」及「船舶推進方法」),以量化指標比較其專利權範圍也不見任何意義。因此,專利權範圍的判斷主要都基於審查委員或法官對「文義」的解釋,而非量化指標足以評定。

1:請參閱美國專利法35 U.S.C. § 112,及台灣專利法§26 II

2:請參閱美國專利法35 U.S.C. § 132,及台灣專利法§43 II

3:對一個請求項而言,所需滿足的限制條件越少,相對的專利權範圍就越大。但對一篇專利而言,如果請求項數量越多,所涵蓋實施態樣越廣,能主張的專利權範圍也會越大。如果發明人這一方能藉由修正,把送審前沒想到的技術內容加到申請專利範圍(例如新增一個獨立項,涵蓋更多可能的實施態樣),就會不合理的膨脹專利權範圍,甚至形成同業競爭者難以穿越的壁壘。