我們知道在1998年的State Street Bank案，美國聯邦巡迴上訴法院對於專利適格要件所建立的檢驗標準，存在很大的模糊地帶及解釋空間，使得商業方法專利因此大量獲准1，進而引發許多批判，認為既有的檢驗標準把關不力，將會衍生出專利濫訴的問題2。於是在2008年的In
re Bilski案中，美國聯邦巡迴上訴法院改以「機器或轉換(Machine-Or-Transformation, MOT)」做為新的專利適格要件檢驗標準。
資料來源︰美國專利商標局
In re Bilski案的爭點在於Bilski先生的專利申請案是否具備專利適格要件3，其中系爭專利申請案揭露了一種能源風險管理方法。我們知道，火力電廠購買煤炭以產生電力，但天氣寒冷造成煤炭需求大幅增加，使得發電成本隨著煤炭價格高漲而上揚。相對來說，煤礦開採業者反倒擔心煤炭需求因天氣回暖而下滑，連帶影響煤炭的價格。所以煤炭需求的波動，會讓買方賣方皆須承受未知的消費風險。
但Bilski先生想到，若有一個中介者向煤礦開採業者購買煤炭，又同時將煤炭賣給電廠，這兩方的交易風險將有機會彼此對沖(相互抵銷)。因此，他提出了一個發明構想，利用商品提供者(中介者)的身份，以一個固定價格向煤礦開採業者購買煤炭，使其免於承受煤炭價格因需求下滑而崩盤的風險；再以另一個固定價格將煤炭銷售給電廠，使其免於承受煤炭價格因需求增加而飆升的風險。透過這樣的方式，可以有效地平衡煤礦開採業者及電廠的消費風險，商品提供者更有從中套利的機會。
資料來源︰Patent1O1
系爭專利申請案以流程方法的形式撰寫申請專利範圍，其內容如下：
【第1項】一種用於管理一商品提供者以一固定價格販售一商品之消費風險成本的方法，其步驟包括：
(a)於該商品提供者及一消費者之間啟動一系列交易，其中該消費者已根據歷史平均值的一第一定價購買該商品，該第一定價係與該消費者之風險部位相對應；
(b)辨識該商品之一市場參與者，其相對該消費者具有相反之風險部位；及
(c)於該商品提供者及該市場參與者之間以一第二定價啟動一系列交易，使得該市場參與者的該系列交易與該消費者的該系列交易之風險部位相互抵消。
法院在審理本案時特別搬出了MOT，認為若要通過MOT的檢驗，請求項的發明必須滿足：
1. 與實體的機器(Machine)產生連結；或(Or)
2. 涉及物品在形態上的轉換(Transformation)。
其中請求項的發明可以是機器本身、透過機器來實施的方法，或是能對物品產生形態上的轉換(隱含了要由機器來實施的概念)4。然而，如果只是硬扯上機器，卻沒有讓機器在發明中發揮實際的作用，仍無法通過MOT的檢驗。
法官在判決中指出，Bilski先生所提出的發明未見與實體的機器產生連結，係屬純粹由人為制定的規則，並沒有限定要由機器來實施，也與物品在形態上的轉換無關，因此不具備專利適格要件。
那麼，究竟甚麼樣的發明才能通過MOT的檢驗？美國專利商標局在2009年8月所發布的暫行審查基準中，就舉了一個例子：
【第5項】一種評估搜尋結果的方法，包括：
將該等搜尋結果依照一第一特徵予以排序；
將排序後的該等搜尋結果依照一第二特徵予以分級；
利用一微處理機，將排序及分級後的該等搜尋結果與所欲結果的一預定清單相比較，以評估一搜尋成功性。
這個例子的核心在於比較步驟，而該步驟限定由微處理機來執行，顯然微處理機在發明中發揮了實際的作用，並非牽強地與機器產生連結，因此可通過MOT的檢驗。
感想：雖然MOT被認為是一種明確的檢驗標準，仍無法阻擋商業方法專利大量獲准的趨勢，其原因在於這些獲准的商業方法專利，都是以一般用途電腦來執行，自然可視為與特定的機器連結；況且電腦在今日已十分普遍，單純以電腦取代人工作業是否構成有意義的限制，也為外界所質疑。因此，美國聯邦最高法院決定透過2014年Alice案的判例，重塑專利要件的檢驗標準，以期能減少因商業方法專利過度獲准而造成的專利濫訴。
註1：商業方法專利主要在美國專利分類號(UPC)的705分類之下。
註2：陳歆，商業方法專利是否「傷」業方法專利，智慧財產權，2001年4月。
註3 ：系爭專利申請案的申請日為1997年4月10日，當時美國尚未實施早期公開制度(直到2000年後才導入)，且系爭專利申請案也未獲核准，因此無法在專利資料庫上找到完整的公開及公告資料。
註4 ：許履塵，笑談專利演義：唐老鴨和乒乓球，元照出版，2012年1月。
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