趙安安早在轉盤電話的使用年代,就預見可以邊走邊講的行動電話將成為未來趨勢。於是,他根據自己在無線電領域的知識和發想,申請了一篇手持式行動電話的專利,其中主要的請求項撰寫如下:
【請求項1】一種手持式行動電話,其包括:一保護殼;及一天線。
請求項1寫了行動電話的基本組成:保護殼及天線,連最陽春的機型也涵蓋在內,審查人員很輕易便找到一篇早已公開的美國專利(以下稱引證案1)。由於請求項1所有的技術特徵皆出現在引證案1中,因此被視為現有技術而無法獲准專利。
資料來源:美國專利商標局
為了讓專利能順利獲准,趙安安對請求項1做了如下修正:
【請求項1】一種手持式行動電話,其包括:一保護殼;及一伸縮式天線。
很明顯地,引證案1裡頭的天線並非伸縮式,趙安安所做的修正應能跳脫現有技術的框架,但修正並不是一定會被審查人員接受,尤其是即興式的添加。
怎樣算即興式的添加?假如送審時的專利說明書/圖式已明確表示天線是可伸縮的,趙安安將這個技術特徵加到請求項1,就不算即興式的添加。相反的,如果送審時的專利說明書/圖式未明確表示天線是否可伸縮,趙安安卻把請求項1的天線修正為可伸縮,便屬於即興式的添加。
審查人員隨即又發現另一篇美國專利(以下稱引證案2),圖式中的手持式行動電話使用了伸縮式天線,與請求項1修正後的技術特徵完全雷同。由於引證案2的公開日期晚於趙安安的送審申請日,所以引證案2只算是後發技術,無法用來代表現有技術。
資料來源:美國專利商標局
如果請求項1的修正屬於即興式的添加,那麼「可伸縮式天線」就算是新增特徵,而這個新增特徵出現之前的相關引證資料,照理來說都該屬於現有技術。然而,專利實務對於現有技術的認定,主要以送審申請日前公開為準,而非以修正之日期前公開為準,此時即興式的添加就會衍生對現有技術認定的矛盾。也就是說,引證案2理應屬於現有技術,但實務上反而歸為後發技術,造成創新與否的判斷混亂。因此,各國專利行政機關都不允許在專利修正時進行即興式的添加。
資料來源:作者自行繪製
由此可知,為了避免送審申請日之後的修正被視為即興式的添加,在一開始草擬專利說明書/圖式時,就應儘量地鉅細靡遺,把各式各樣的可能實施方式都包羅在內(但在草擬階段,申請專利範圍卻不宜加入過多敘述限制,以免限縮保護範圍)。
若想日後的修正能順利被審查人員接受,專利說明書/圖式的內容還是越充實越好。