7月 16, 2019

修正專利不能觸犯的天條

趙安安早在轉盤電話的使用年代,就預見可以邊走邊講的行動電話將成為未來趨勢。於是,他根據自己在無線電領域的知識和發想,申請了一篇手持式行動電話的專利,其中主要的請求項撰寫如下:
【請求項1】一種手持式行動電話,其包括:
一保護殼;及一天線。
請求項1寫了行動電話的基本組成:保護殼及天線,連最陽春的機型也涵蓋在內,審查人員很輕易便找到一篇早已公開的美國專利(以下稱引證案1)。由於請求項1所有的技術特徵皆出現在引證案1中,因此被視為現有技術而無法獲准專利。

資料來源:美國專利商標局

為了讓專利能順利獲准,趙安安對請求項1做了如下修正:
【請求項1】一種手持式行動電話,其包括:
一保護殼;及一伸縮式天線。
很明顯地,引證案1裡頭的天線並非伸縮式,趙安安所做的修正應能跳脫現有技術的框架,但修正並不是一定會被審查人員接受,尤其是即興式的添加。

怎樣算即興式的添加?假如送審時的專利說明書/圖式已明確表示天線是可伸縮的,趙安安將這個技術特徵加到請求項1,就不算即興式的添加。相反的,如果送審時的專利說明書/圖式未明確表示天線是否可伸縮,趙安安卻把請求項1的天線修正為可伸縮,便屬於即興式的添加。

審查人員隨即又發現另一篇美國專利(以下稱引證案2),圖式中的手持式行動電話使用了伸縮式天線,與請求項1修正後的技術特徵完全雷同。由於引證案2的公開日期晚於趙安安的送審申請日,所以引證案2只算是後發技術,無法用來代表現有技術

資料來源:美國專利商標局

如果請求項1的修正屬於即興式的添加,那麼「可伸縮式天線」就算是新增特徵,而這個新增特徵出現之前的相關引證資料,照理來說都該屬於現有技術。然而,專利實務對於現有技術的認定,主要以送審申請日前公開為準,而非以修正之日期前公開為準,此時即興式的添加就會衍生對現有技術認定的矛盾。也就是說,引證案2理應屬於現有技術但實務上反而歸為後發技術造成創新與否的判斷混亂。因此,各國專利行政機關都不允許在專利修正時進行即興式的添加。

資料來源:作者自行繪製

由此可知,為了避免送審申請日之後的修正被視為即興式的添加,在一開始草擬專利說明書/圖式時,就應儘量地鉅細靡遺,把各式各樣的可能實施方式都包羅在內(但在草擬階段,申請專利範圍卻不宜加入過多敘述限制,以免限縮保護範圍)。

若想日後的修正能順利被審查人員接受,專利說明書/圖式的內容還是越充實越好。

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