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從專利到決策失效

很多人以為, 失敗是因為做錯決策

但真正的問題是:你還能不能改

2019年7月27日星期六

同樣的創新成果,如何在多國獲得專利保護?

星巴克公司研發出一種製備特濃咖啡(Espresso)的方法,主要是透過兩段式的壓縮,將研磨咖啡粉壓成餅狀,再快速注入加壓後的熱水,以萃取出有濃郁口感的咖啡。

資料來源:作者攝於華山1914文化創意產業園區

專利其實就像一把獵槍,讓專利權人(專利所有人)有權禁止他人實施專利技術,以取得相關產品、服務在市場競爭的獨特優勢。為了保護上述的Espresso製法,星巴克公司早在2009年1月6日便在美國申請專利。但要注意的是,專利的禁止權是由各國政府所授予,所以若要在目標市場享有專利保護,就必須向各國專利行政機關(如台灣的智慧財產局)提出申請。

跨國申請專利經常涉及語言的翻譯,還要根據各國的情況因地制宜做調整(像是有些國家允許送審時先提出外文本說明書,翻譯本候補,但也有國家完全不通融)。即使是同一個技術方案,在不同國家的送審申請日可能也有先後之別。

然而,要獲准專利還得通過與現有技術的比對,此時對於現有技術的時間認定,究竟是以各國的送審申請日為準?還是以國際間首次的送審申請日為準?都取決於向各國專利行政機關送審時,是否有在專利申請書中聲明本案已先於其他國家申請專利,並附上證明文件,也就是主張所謂的國際優先權
  • 有主張國際優先權:星巴克的Espresso製法先在美國申請專利,日後在台灣申請專利時,若以美國專利申請案主張國際優先權,則台灣專利申請案對於現有技術的時間認定,就會以美國專利送審申請日前公開為準(與美國專利申請案一致)。換言之,在美國專利送審申請日到台灣專利送審申請日之間任何的公開資料,都不能算是現有技術。
  • 沒主張國際優先權:要是在台灣申請專利時,沒有以美國專利申請案主張國際優先權,那麼台灣專利申請案對現有技術的時間認定,仍以台灣專利送審申請日前公開為準。此時,在美國專利送審申請日到台灣專利送審申請日之間的任何公開資料,皆可能成為現有技術,這將會增加專利獲准的難度

資料來源:作者自行繪製

要特別注意的是,主張國際優先權是有期限的,一般以國際間首次的送審申請日隔天起算12個月(若為保護物品外觀的設計專利,則為6個月),超過這個期間再提出專利申請,便無法主張國際優先權。而星巴克在台灣為Espresso製法申請專利時,就有注意到這點,將台灣專利送審申請日(2019年12月10日)押在期限內,順利地拿到台灣專利。

2019年7月16日星期二

修正專利不能觸犯的天條

趙安安早在轉盤電話的使用年代,就預見可以邊走邊講的行動電話將成為未來趨勢。於是,他根據自己在無線電領域的知識和發想,申請了一篇手持式行動電話的專利,其中主要的請求項撰寫如下:
【請求項1】一種手持式行動電話,其包括:
一保護殼;及一天線。
請求項1寫了行動電話的基本組成:保護殼及天線,連最陽春的機型也涵蓋在內,審查人員很輕易便找到一篇早已公開的美國專利(以下稱引證案1)。由於請求項1所有的技術特徵皆出現在引證案1中,因此被視為現有技術而無法獲准專利。

資料來源:美國專利商標局

為了讓專利能順利獲准,趙安安對請求項1做了如下修正:
【請求項1】一種手持式行動電話,其包括:
一保護殼;及一伸縮式天線。
很明顯地,引證案1裡頭的天線並非伸縮式,趙安安所做的修正應能跳脫現有技術的框架,但修正並不是一定會被審查人員接受,尤其是即興式的添加。

怎樣算即興式的添加?假如送審時的專利說明書/圖式已明確表示天線是可伸縮的,趙安安將這個技術特徵加到請求項1,就不算即興式的添加。相反的,如果送審時的專利說明書/圖式未明確表示天線是否可伸縮,趙安安卻把請求項1的天線修正為可伸縮,便屬於即興式的添加。

審查人員隨即又發現另一篇美國專利(以下稱引證案2),圖式中的手持式行動電話使用了伸縮式天線,與請求項1修正後的技術特徵完全雷同。由於引證案2的公開日期晚於趙安安的送審申請日,所以引證案2只算是後發技術,無法用來代表現有技術

資料來源:美國專利商標局

如果請求項1的修正屬於即興式的添加,那麼「可伸縮式天線」就算是新增特徵,而這個新增特徵出現之前的相關引證資料,照理來說都該屬於現有技術。然而,專利實務對於現有技術的認定,主要以送審申請日前公開為準,而非以修正之日期前公開為準,此時即興式的添加就會衍生對現有技術認定的矛盾。也就是說,引證案2理應屬於現有技術但實務上反而歸為後發技術造成創新與否的判斷混亂。因此,各國專利行政機關都不允許在專利修正時進行即興式的添加。

資料來源:作者自行繪製

由此可知,為了避免送審申請日之後的修正被視為即興式的添加,在一開始草擬專利說明書/圖式時,就應儘量地鉅細靡遺,把各式各樣的可能實施方式都包羅在內(但在草擬階段,申請專利範圍卻不宜加入過多敘述限制,以免限縮保護範圍)。

若想日後的修正能順利被審查人員接受,專利說明書/圖式的內容還是越充實越好。

2019年6月8日星期六

面對審查意見的兩種處理方式

軍事用途的無人機主要執行情報偵察、軍事攻擊等任務,一次任務通常要數週或更久的時間。受限於電池容量,無人機即使充飽電,也只有數小時的續航力。如果有一款具有充電功能的地面站,毋須人工現場操作,能讓無人機在鄰近區域完成充電,就可延長飛行的續航力。

美國無人機業者Swift Engineering(以下稱Swift)就研發出了這樣的地面站,由太陽能板提供電力,並以天線接收遠端的控制訊號,自主移動到無人機的鄰近區域,讓無人機能停放在貨櫃中的支架上,透過無線充電站進行充電。


資料來源:美國專利商標局

而Swift也為這款地面站申請了專利,主要的請求項撰寫如下:
【請求項1】一種用於一無人機之自主移動式地面站,其包括:
一貨櫃;
一無線充電站,其位於該貨櫃內部以收納該無人機;及
一太陽能板,其位於該貨櫃上方並與該無線充電站連接 。 
審查人員首先找到一篇美國專利申請案(以下稱引證案1),主要的技術內容與車輛充電有關,當車輛電力不足時,透過電線將車輛與充電站的電源電容相連接,而充電站的電力由電網(電力輸送網路)所提供。


資料來源:美國專利商標局

此外,審查人員還找到另一篇美國專利申請案(以下稱引證案2),主要的技術內容與驅鳥系統有關,利用有GPS衛星導引的飛行器地面車輛,協力發出聲音(例如猛禽的叫聲)來驅趕機場附近的鳥類。


資料來源:美國專利商標局

審查人員認為,請求項1的技術特徵(貨櫃無線充電站太陽能板)與引證案1的充電站(文中有談到太陽能為發電選項之一)相對應。雖然引證案1的充電站屬於固定式,無法自主移動,但引證案2的地面車輛由遠端的控制中心操控,具有自主移動的能力。所以審查意見指出,只要業內人士同時參考這兩件引證案,就能輕鬆想到請求項1所要保護的自主移動式地面站,因此不具進步性。

此時Swift面對審查意見,有下列兩種可能的處理方式:

一、質疑審查意見(表示異議),直接以書面理由回覆審查人員,說明請求項1的內容與這兩件引證案在技術上明顯不同,應具有進步性。例如:
  1. 請求項1以無線方式進行充電,但引證案1卻要透過電線才能充電。
  2. 請求項1採取太陽能板位於貨櫃上方的配置方式,但引證案1卻對這樣的配置方式隻字未提。
  3. 請求項1的貨櫃不同於引證案2的地面車輛,後者並未被賦予容納交通載具(如無人機或車輛)的功能。
二、接受審查意見(任何異議),並對請求項1做出修正:
 【請求項1】一種用於一無人機之自主移動式地面站,其包括:
一貨櫃;
一無線充電站,其位於該貨櫃內部以收納該無人機;
一太陽能板,其位於該貨櫃上方並與該無線充電站連接;及
位於該貨櫃內部或上方之電路,允許該地面站受到遠端地或自主地控制,藉此使該地面站可遠端地或自主地移動
請求項1在修正時所併入的技術特徵,其實是專利圖式中顯示的電路(),無論是引證案1或引證案2,皆沒有出現能遠端地或自主地執行控制的電路。因此修正後的請求項1,相對於這兩件引證案有明確的差異。

事實上Swift採取了第二種處理方式,也就是藉由增加技術特徵跳脫現有技術的框架,使專利能夠順利獲准,雖然這樣能快點拿到專利,卻也縮小了保護範圍。若懷疑審查人員在技術上的理解有誤,建議先不進行請求項的修正,而是以書面理由說明請求項現有技術的不同之處,要是成功說服審查人員,就能在不限縮保護範圍的情況下獲得專利。