專利審查的第一道門：專利適格要件(三之一)

在之前的文章，我們曾談到智財主管機關會對專利申請案進行審查，只有「新而有用」的發明才能取得專利，其中「新而有用」即是專利審查的標準，包含專利適格要件、產業利用性、新穎性、進步性等項目，專利申請案必須依序通過的這些項目的檢驗，才能獲准。因此，本系列文章先針對專利審查的第一道門，也就是專利適格要件進行介紹。

適格(Eligibility)意指「具有資格」，而專利適格要件就是「為具有可申請專利的資格，所需要的條件」。各國對於專利適格要件之規定通常以負面表列的方式定義，並有許多共通之處，大抵有以下幾點：

1.     攸關生命、健康之醫療方法，不得申請專利：使醫師從事醫療行為時，不致受到專利權的限制(像是蛀牙或感冒預防方法、外科手術方法等等)；

2.     妨害公序良俗者，不得申請專利：以免引發倫理及道德上的爭議(像是複製人及其複製方法、毒品吸食用具或方法、製造假鈔的方法等等)；

3.     自然界固有事物或原理的發現，不得申請專利：全人類共有的資產，不應被個人所把持(像是高山上發現的玉石、E = mc²等等)；

4.     純粹由人為制定而非根據自然原理運作的概念、規則，不得申請專利：其內容摻雜了太多人為因素，使得所產生的功效或結果不可預期(像是教學或商業方法、遊戲或運動規則等等)。

其中第四項又被稱之為抽象概念，必須借助人類的心智行為(思考、推理、記憶)或體能、運氣、情感等等因素才能執行。以涉及個人主觀判斷的技術價值評估方法為例，由於各種背景的專家皆有其思考及推理方法，這些心智行為外界難以得知是否依循固定的步驟執行¹，且得到的結果也隨著每位專家的主觀判斷而有所不同。因此，傳統上認為抽象概念應被排除在專利適格要件之外。

但因電腦及網路技術的快速進步，許多抽象概念(尤其是商業方法)開始與電腦系統結合，成為e化的實施方案。以使用電腦系統的技術價值評估方法為例，由於電腦無法做出主觀判斷，僅能根據預先設定的準則進行機械式評估，所以無論在哪一種電腦環境下操作，只要是固定的執行步驟，皆能重複獲得可預期的結果。於是美國聯邦巡迴上訴法院於1998年State Street Bank案的判決中，肯認這類型的發明符合專利適格要件，使得「以電腦實施的抽象概念」開始大量獲准美國專利²。

State Street Bank案的爭點在於Signature金融集團擁有的US 5,193,056 A專利(以下稱'056專利)是否滿足專利適格要件，其中'056專利揭露一個資料處理系統(如下圖)，將數個基金匯聚成一個具有合夥型態的投資組合，並在投資組合端每天監控這些基金單獨及整體的績效，以決定如何配置個別基金的投資百分比，更藉由合夥型態有效分攤管理成本及稅務支出。

資料來源︰哈佛大學Berkman Klein網路與社會研究中心

'056專利使用功能性敘述來撰寫申請專利範圍，其內容如下：

【第1項】一種用於管理以一合夥型態而建立的一投資組合之金融服務架構的資料處理系統，每個合夥成員是複數個基金之一，包括：
(a)用於處理資料的電腦處理器手段；

(b)用於將資料存放在一儲存媒體的儲存手段；

(c)用於將該儲存媒體格式化的第一手段；

(d)用於處理關於前一天該投資組合中的資產和各該等基金之資料，及關於各該等基金、資產盈餘或虧損之資料，並用於配置各該等基金在該投資組合的百分比的第二手段；

(e)用於處理關於該投資組合的每日增額收入、費用及淨實現利得或損失之資料，並用於將上述資料配置在各該等基金的第三手段；

(f)用於處理關於該投資組合的每日淨未實現利得或損失之資料，並用於將上述資料配置在各該等基金的第四手段；及

(g)用於處理關於該投資組合及各該等基金的全年總合收入、費用及資本利得或損失的第五手段。

法院認為'056專利係透過電腦的運算，整合各式各樣的基金資料，並轉化成最有利於投資管理者的商業資訊，因而產生了「有用(useful)、具體(tangible)與確實(concrete)的結果」，其中：

1.     「有用」代表具有特殊的用途，如基金管理；

2.     「具體」代表能產生實際價值，如將基金資料轉化為商業資訊；

3.     「確實」代表依循固定的步驟執行，能重複獲得可預期的結果，如以電腦取代人為操作。

只要能同時滿足以上三個原則，即具備專利適格要件，這是美國聯邦巡迴上訴法院在State Street Bank案所建立的檢驗標準。基本上來說，抽象概念如能結合電腦等硬體設備，以產生「有用、具體與確實的結果」，就可通過專利適格要件的檢驗。然而，也有使用硬體設備的抽象概念無法通過檢驗，以下這個與冥想(meditation)有關的專利申請案US 2006/0199715 A1乃為一例，主要是在健身活動的空間中，營造出不同色彩的環境，並藉由冥想來影響身體七個能量中樞(脈輪)的運作狀態。脈輪與彩虹的七種顏色有密切的關係，如海底輪對應的是紅色，而臍輪則是對應橙色，依此類推。若在特定的空間裡，透過可變換顏色的情境燈來幫助冥想，重整相應的脈輪能量，應能達到強化身心健康的功效。

資料來源︰美國專利商標局、Patent1O1

該專利申請案的請求項第1項係以流程方法的形式來撰寫，其內容如下：

【第1項】一種用於實施具有色彩療癒之一健身養生方案的方法，該方法包括下列步驟：

選擇一人之身體欲予影響的至少一部位；

選擇用於該人的至少一健身活動，以針對該人之身體的該至少一部分進行該健身活動；

選擇在一健身區域中產生的至少一色彩環境，其中該至少一健身活動在該健身區域中進行；

啟動一色彩產生器，以於至少一預定活動期間，在該健身區域中產生該至少一色彩環境；及

要求該人於該至少一預定活動期間，在該健身區域中進行該至少一健身活動。

在該專利申請案的審查過程中，美國專利商標局也以是否產生「有用、具體與確實的結果」，做為專利適格要件的檢驗標準。然而，同一人依循上述請求項的步驟執行多次，未必能獲得一樣的結果(取決於當下的身心狀態)；不同人在同時間依循上述請求項的步驟執行，也難以獲得一樣的結果(每個人的慧根或許有別)。換言之，即使選擇了欲予影響的身體部位、健身活動及色彩環境，健身活動的進行也充滿了人為因素，所以無法產生「確實」的結果。就算該專利申請案使用了硬體設備(色彩產生器)，但因執行上仍無法擺脫人為因素，所以被拒於專利審查的第一道門之外。

感想：雖然State Street Bank案的判決，讓原本被排除在專利適格要件之外的抽象概念，只要與電腦等硬體設備結合，並產生「有用、具體與確實的結果」，就能通過專利適格要件的檢驗標準。然而，甚麼樣的結果才稱得上「具體」？產生實際價值與否又該如何判斷？都存在很大的模糊地帶及解釋空間。直到2008年，美國聯邦巡迴上訴法院在In re Bilski案的判決中改採較嚴格且明確的「機器或轉換(Machine-Or-Transformation, MOT)」檢驗標準，使得自此之後站上打擊區的專利案件，必須開始面對新的好球帶。

註1：鄭中人，論我國發明專利要件之立法政策及其演變，智慧財產權月刊，2001年8月。

註2：馮震宇，Alice v. CLS Bank判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則，科技產業資訊室，2014年10月。