有了矽智財，IC設計不必從頭到尾自己來！

想像自己正在用電腦畫房子的設計圖，若所有一磚一瓦都得手動繪製，應該會花費不少時間。這時，要是有模組化的套件(如樑柱、窗戶等等...)可直接拉到圖面上想要的位置，肯定會輕鬆許多。

時至今日，IC設計幾乎都在電子設計自動化(EDA)軟體上運行，但隨著IC功能越來越複雜，內部的電晶體數目也呈指數成長，工程師要以一己之力開發新專案，簡直是天方夜譚。為協助IC設計公司增加開發效率，便有業者針對各類功能推出模組化的電路檔案，也就是所謂的矽智財(SIP)，授權給其客戶配合EDA軟體組建出所要的IC。

資料來源：改編自円星科技簡報

舉例來說，一顆IC可由多個基本模組共同組成，其中包括：記憶體、超低靜態功耗元件(如支援不斷電操作的電源管理模組)、CPU及邏輯連接元件(如各類CPU)、類比電路(如穩定系統運作的PLL、將類比資料轉換成數位資料的ADC)及資料界接介面(如USB)等。SIP業者通常都會推出關於以上基本模組的產品，且這些SIP也經過驗證及測試的把關，不僅能幫助IC設計工程師縮短開發時程，製造後的實體IC也較容易能正常運作。

SIP本質上是用於IC設計的電路檔案，裡面的know-how細節一般不會特別揭露，但無法排除有被還原工程(Reverse Engineering)解譯出來的可能性。有鑑於此，SIP業者會對於自家產品重要的技術特徵進行專利申請(如隨機存取記憶體及其存取方法)，以期在產品生命週期內獲得妥善的保護。

想以專利保護後台功能，要注意的是什麼？

鴻達積公司是電視遙控器的開發廠商，為追求產品差異化，推出一種智慧型遙控器操作方案，使用者可從後台將分類後的頻道資訊(如「財經」、「國片」、「知識」、「新聞」、「兒童」等)下載到遙控器，毋須再另行設定，由此增進遙控操作的便利性。

對於如此新奇的後台功能，鴻達積公司自然有申請專利保護。同時，該公司也發現hTC One內建的Sense TV程式，能讓手機化身為電視遙控器，指稱已構成專利侵權行為，於是將hTC一狀告上法院。

解讀鴻達積公司在訴訟中聲明的專利保護範圍，可發現整個專利技術的執行主體在於資訊管理平台(屬於後台的範疇)。在審理過程中，法院認為原告(即鴻達積公司)負有舉證之責任，在專利比對分析時必須釐清Sense TV程式實際的後台運作機制，原告只憑手機操作畫面等片面證據進行比對，實無明確說服力。

資料來源：中華民國專利資訊檢索系統，司法院法學資料檢索系統

此外，hTC指出Sense TV程式所顯示節目和頻道資訊，是由第三方業者於我國境外設置的後台伺服器所提供。然而在我國取得的專利效力只及於境內，無論位於境外的後台伺服器如何運作，都不會產生侵權問題。

基於舉證不足及專利屬地主義之原則，法院認定hTC並沒有侵害鴻達積公司的專利。

從這個例子可知，要針對後台功能找到足以證明專利侵權的證據，還是要到後台伺服器的所在處現場蒐證。實務上，使用境外的伺服器後台並不在少數，即便排除此類情況，在蒐證過程中若未聲請公權力協助並接受技術人士指導，也難以取得完整的證據。由此看來，證明後台功能侵權與否是項艱鉅的任務。

相較於後台功能，終端裝置的前台功能(如滑動解鎖、手勢控制等操作方案)可由任何人一望即知，更容易發現及證明專利侵權。若潛在侵權對象的主要產品涉及終端裝置，建議在草擬申請專利範圍時，側重於前台功能的記載，以強化日後在訴訟上的成功率。

為何一案兩請中的新型專利被判無效， 對應的發明專利還能被核准？

本文與楊家興先生合著，獲邀刊載於「北美智權報」(2020.07.22)

我國在專利申請實務上有所謂的「一案兩請」制度，同一申請人可就相同創作同時申請發明專利及新型專利。因為新型專利只採形式審查，正常情況下會先獲得核准，但一樣的創作僅能授予一項專利，在對應的發明專利即將被核准前，申請人必須選擇保留其中一者。然而在對應的發明專利審定前，新型專利已當然消滅(如未繳年費)或被撤銷者，由於新型專利的排他權已失其效力，專利行政機關自然不應再核准對應的發明專利，否則便從公眾手中剝奪自由使用技術的權利[1]。

有位獨立發明人(以下統稱發明人Y)為了保護自行開發的玻璃尖鋼筆，採取了「一案兩請」的專利申請策略。因緣際會下，發明人Y從網站上購得某家業者(以下統稱L公司)公開販售的精品玻璃筆，認為這款產品已經侵害了甫獲核准公告的新型專利(以下統稱系爭專利A)，因此向智慧財產法院提起民事訴訟[2]，控告L公司的販售行為構成專利侵害。

系爭專利A權利範圍

系爭專利A主要保護標的為可持續供墨的筆具結構，其獨立請求項內容如下： 

一種玻璃筆尖可持續供墨的筆具，其係包括：一外筆管(1)、一儲墨管(2)、一連通座(3)及一玻璃筆尖(4)所組成，而其特徵在於：

外筆管(1)，係一可適配容設儲墨管(2)、連通座(3)及玻璃筆尖(4)的筆管；

儲墨管(2)，係一可供儲納墨液(21)的容納元件；

連通座(3)，係一可密合銜接連通儲墨管(2)與玻璃筆尖(4)的中空座體，該連通座(3)與儲墨管(2)的銜接端係具有一內通孔(31)，以供密合銜接於儲墨管(2)，連通座(3)與玻璃筆尖(4)的銜接端係一容置空間(32)，以供植入玻璃筆尖(4)；

玻璃筆尖(4)，係一實心本體，為由複數股細條玻璃以麻花捲繞成型，而於本體外表面形成複數個相鄰分佈的渦旋槽道(41)，且該玻璃筆尖(4)一端係捲縮形成一複數槽道匯集收縮的筆尖頭部(42)，另一端則延伸抽拉為一細長的筆尖尾部(43)，並使該細長的筆尖尾部(43)係匹配貫穿連通座(3)的內通孔(31)；

依上述外筆管(1)、儲墨管(2)、連通座(3)及玻璃筆尖(4)所組成玻璃筆尖可持續供墨的筆具，係於細長的玻璃筆尖(4)匹配植入連通座(3)並貫穿內通孔(31)，且接觸頂破儲墨管(2)內墨液(21)的表面張力時，將墨液(21)引入複數渦旋槽道(41)，再匯聚至筆尖頭部(42)，以產生自動持續供墨的書寫。 

資料來源：中華民國專利資訊檢索系統，作者整理

系爭專利A的核心主要在於玻璃筆尖的部份，當筆尖尾部貫穿銜接儲墨管的連通座時，便會突破儲墨管內的墨液表面張力，使墨液能順暢流入玻璃筆尖，達成持續供墨的效果。

 

法院審定系爭專利Ａ無效之理由

在法院審理的過程中，L公司提出了許多用以佐證系爭專利A不具進步性的證據資料，像是發明人Y先前獲得的改良式沾水筆專利(以下統稱文獻1)、發明人Y的雜誌專訪(以下統稱文獻2)、他人獲得的玻璃沾水筆結構專利(以下統稱文獻3)等等。

L公司主張，文獻1已揭露系爭專利A的外部結構(外筆管、儲墨管、連通座及玻璃筆尖)，文獻3亦揭露系爭專利A中連通座的內通孔，關鍵的是文獻2更包含發明人Y對於送墨機制的簡述(利用突破表面張力的原理)，因此該等相同技術領域之文獻組合可據以認定系爭專利A不具進步性。 

法院接受了L公司的主張，認為系爭專利A的請求項不具進步性，應屬無效。根據智慧財產案件審理法第16條第2項[3]的規定，發明人A在本訴訟中無法再對L公司主張專利侵權。 

就在判決出爐後沒多久，系爭專利A對應的發明專利悄悄地獲得核准公告。這時也許會有讀者感到納悶，既然系爭專利A都已經被法院認定無效，為什麼專利行政機關還會核准對應的發明專利呢？ 

智財法院民事訴訟中專利有效性之認定僅具有相對效力

雖然於民事訴訟中，智慧財產法院基於智慧財產案件審理法第16條第1項[4]規定可自行對專利要件(適格性、產業利用性、新穎性、進步性等等)進行判斷，但其判斷結果僅有個案拘束力，也就是對於專利無效的認定僅限於「同一當事人、同一基礎事實」訴訟個案中(專利權被暫時封印的概念)，而無法適用在他案，僅有相對效力而無「對世效」[5]，所以實際上並未產生撤銷專利的效力。即使民事訴訟中系爭專利A被認定無效，只要該付的年費都有繳，專利本身的案件狀態還是有效的。 

結論

以發明人Y立場

發明人Y於本案訴訟過程中，如可預見系爭專利A於民事訴訟過程中被判無效的機率高時，建議應主動在對應的發明專利提出修正（審查中）或更正（核准後）專利權範圍，且注意修正或更正限制之事項，以維持其發明專利之有效性。

以L公司立場

L公司於訴訟攻防時，可另向專利行政機關提起舉發，請求撤銷系爭專利A。假使最終的審查結果認為有撤銷理由，專利行政機關的舉發審定將產生撤銷專利的效力，系爭專利A的技術內容自此成為公共財。在這種情況下，系爭專利A對應的發明專利就受到專利法第32條第3項「發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利」的影響而無法取得專利權，進而保障公眾使用公共財的權益。 

省思

發明人Y於申請專利前，即已接受採訪並以公開展示說明技術特徵，成為系爭專利A被認定無效的關鍵文獻。由此可瞭解，「申請專利前應格外留意技術內容之公開行為，除了避免著墨過多關鍵技術特徵外，更應善用優惠期相關規定來排除不准專利之情事發生」[6]。 

備註： 

1. 專利法(民國108年05月01日)第32條 

2. 智慧財產法院108年民專訴字第61號民事判決 

3. 智慧財產案件審理法第16條第2項 

4. 智慧財產案件審理法第16條第1項 

5. 智財法院專利有效性判決只有個案效力？比較美國1971年Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation案 

6. 專利法(民國108年05月01日)第22條第3項