專利審查的第二道門：產業利用性

產業利用性也是「新而有用」的審查項目之一，係指申請專利的發明除了有其特殊用途之外，還有在產業上被製造或被使用的可能。換言之，如果一個發明無法在產業上被製造或被使用，即使學理上可行，仍不具產業利用性。

許多人都愛喝飲料，即便是隨處可見的手搖飲料店，也常湧現排隊人潮。雖然飲料店商機龐大¹，但彼此的競爭也相當激烈，使得許多業者絞盡腦汁，嘗試開發出各種增添飲料風味的方法。這時，有人發明了一種以「磁場」讓果汁、咖啡、茶等飲料變得更好喝的方法，其步驟如下：

a.     建立一恆定磁場，其最小強度約為3000高斯；

b.    將一飲料通過該恆定磁場，以便增添該飲料之風味。

這樣的方法是否可供飲料產業所利用呢？我們知道欲增添飲料的風味，可在飲料中加入添加物(如天然或人工香料、甜味劑、小蘇打等等)，以改變人類的味覺感受。但是，透過外加「磁場」來影響飲料風味的方法，卻未獲得客觀科學證據的支持(像是證明果汁、咖啡、茶等飲料在大於3000高斯的磁場強度下，能引起磁化學效應)，無法確定能否達成增添飲料風味之目的。因此，這樣的發明無法供產業上利用，難謂具有產業利用性。

另一個比較極端的例子則是能產生「十萬度高熱」的巨型火爐，這樣的溫度可比太陽表面要高上許多。假設該巨型火爐的尺寸與日本影集Ultraman中的怪獸斬波拉相仿(長40公尺，直徑15公尺)，經過科普作家柳田理科雄²的估算，所發出的熱量足以讓半徑6.9公里內的生物全身水份沸騰，地面也因受到高熱而像巧克力一樣融化，周圍的空氣更因化為電漿而膨脹形成蕈狀雲，引發大規模的狂風暴雨。試問，如果有專利文件記載這樣的發明，哪間企業敢真的拿來應用呢？

有人會把產業利用性跟市場價值聯想在一起，但產業其實不等於市場。產業是由一群提供相似(具相互替代性)的產品或服務之業者所構成，而市場則是對於某種產品或服務有需求之顧客的集合，因此產品與市場兩者間形成一種供需關係³。

以比特幣為例，其使用的是「去中心化」網路架構，能即時將每一筆交易資料公開，並透過網路上多台電腦共同驗證交易資料的正確性。然而，電腦參與驗證將會消耗可觀的電力，所以系統設計了獎勵機制，讓投入越多運算資源者越有利於競爭做為報酬的比特幣，此即為所謂的挖礦(Mining)。比特幣在2017年價格屢創新高，也促進了「電腦挖礦設備」這種新產業的興起^4-5，如生產挖礦專用主機板、挖礦顯示卡及冷卻設備等等的業者。正常來說，前述業者欲申請專利的技術內容只要實際上可行，即使功效不彰，仍能符合產業利用性。但市場價值的評估，可就沒這麼單純了，必須考量產品或服務進入市場後，能否滿足市場需求。像是電腦挖礦設備需求最大的地區，通常電費相對低廉，因此該地的挖礦者享有成本優勢，爭相購買高性能的電腦挖礦設備。但比特幣有每4年挖礦獎勵減半的機制，會使得減半時間後的潛在獲利受到影響，從而降低人們持有電腦挖礦設備的意願。此外，比特幣生態圈(Ecosystem)的健全性、政府對於比特幣的監管態度也會左右電腦挖礦設備的市場熱度。由此可知，市場價值的影響因素眾多，必須比對多方資料進行綜合考量，並不像產業利用性一樣，單純以專利文件評估實用上的可能性。

資料來源︰Patent1O1

感想：許多公司都是基於自家研發的產品或服務申請專利，因此絕大多數都能在產業上被製造或利用。除非採取太過於天馬行空的概念，以致於根本無法應用在產業上；或是發明內容到了可顛覆科學理論、改寫教科書的層次，讓審查委員完全看不懂，否則99%以上專利申請案都能通過產業利用性的檢驗。

註1：潘羿菁，商機龐大 今年飲料店業績衝500億，經濟日報，2017年8月。

註2：柳田理科雄，空想科學讀本，遠流出版事業股份有限公司，2003年7月。

註3：王鳳奎，市場分析與預測，產業雜誌，2016年12月。

註4：Nikkei Computer，FinTech革命：金融科技完全解析，遠見雜誌社，2016年8月。

註5：謝明俊，蔣友青出沒 礦場燒出比特幣正火紅，時報周刊，2017年9月。

專利審查的第一道門：專利適格要件(三之一)

在之前的文章，我們曾談到智財主管機關會對專利申請案進行審查，只有「新而有用」的發明才能取得專利，其中「新而有用」即是專利審查的標準，包含專利適格要件、產業利用性、新穎性、進步性等項目，專利申請案必須依序通過的這些項目的檢驗，才能獲准。因此，本系列文章先針對專利審查的第一道門，也就是專利適格要件進行介紹。

適格(Eligibility)意指「具有資格」，而專利適格要件就是「為具有可申請專利的資格，所需要的條件」。各國對於專利適格要件之規定通常以負面表列的方式定義，並有許多共通之處，大抵有以下幾點：

1.     攸關生命、健康之醫療方法，不得申請專利：使醫師從事醫療行為時，不致受到專利權的限制(像是蛀牙或感冒預防方法、外科手術方法等等)；

2.     妨害公序良俗者，不得申請專利：以免引發倫理及道德上的爭議(像是複製人及其複製方法、毒品吸食用具或方法、製造假鈔的方法等等)；

3.     自然界固有事物或原理的發現，不得申請專利：全人類共有的資產，不應被個人所把持(像是高山上發現的玉石、E = mc²等等)；

4.     純粹由人為制定而非根據自然原理運作的概念、規則，不得申請專利：其內容摻雜了太多人為因素，使得所產生的功效或結果不可預期(像是教學或商業方法、遊戲或運動規則等等)。

其中第四項又被稱之為抽象概念，必須借助人類的心智行為(思考、推理、記憶)或體能、運氣、情感等等因素才能執行。以涉及個人主觀判斷的技術價值評估方法為例，由於各種背景的專家皆有其思考及推理方法，這些心智行為外界難以得知是否依循固定的步驟執行¹，且得到的結果也隨著每位專家的主觀判斷而有所不同。因此，傳統上認為抽象概念應被排除在專利適格要件之外。

但因電腦及網路技術的快速進步，許多抽象概念(尤其是商業方法)開始與電腦系統結合，成為e化的實施方案。以使用電腦系統的技術價值評估方法為例，由於電腦無法做出主觀判斷，僅能根據預先設定的準則進行機械式評估，所以無論在哪一種電腦環境下操作，只要是固定的執行步驟，皆能重複獲得可預期的結果。於是美國聯邦巡迴上訴法院於1998年State Street Bank案的判決中，肯認這類型的發明符合專利適格要件，使得「以電腦實施的抽象概念」開始大量獲准美國專利²。

State Street Bank案的爭點在於Signature金融集團擁有的US 5,193,056 A專利(以下稱'056專利)是否滿足專利適格要件，其中'056專利揭露一個資料處理系統(如下圖)，將數個基金匯聚成一個具有合夥型態的投資組合，並在投資組合端每天監控這些基金單獨及整體的績效，以決定如何配置個別基金的投資百分比，更藉由合夥型態有效分攤管理成本及稅務支出。

資料來源︰哈佛大學Berkman Klein網路與社會研究中心

'056專利使用功能性敘述來撰寫申請專利範圍，其內容如下：

【第1項】一種用於管理以一合夥型態而建立的一投資組合之金融服務架構的資料處理系統，每個合夥成員是複數個基金之一，包括：
(a)用於處理資料的電腦處理器手段；

(b)用於將資料存放在一儲存媒體的儲存手段；

(c)用於將該儲存媒體格式化的第一手段；

(d)用於處理關於前一天該投資組合中的資產和各該等基金之資料，及關於各該等基金、資產盈餘或虧損之資料，並用於配置各該等基金在該投資組合的百分比的第二手段；

(e)用於處理關於該投資組合的每日增額收入、費用及淨實現利得或損失之資料，並用於將上述資料配置在各該等基金的第三手段；

(f)用於處理關於該投資組合的每日淨未實現利得或損失之資料，並用於將上述資料配置在各該等基金的第四手段；及

(g)用於處理關於該投資組合及各該等基金的全年總合收入、費用及資本利得或損失的第五手段。

法院認為'056專利係透過電腦的運算，整合各式各樣的基金資料，並轉化成最有利於投資管理者的商業資訊，因而產生了「有用(useful)、具體(tangible)與確實(concrete)的結果」，其中：

1.     「有用」代表具有特殊的用途，如基金管理；

2.     「具體」代表能產生實際價值，如將基金資料轉化為商業資訊；

3.     「確實」代表依循固定的步驟執行，能重複獲得可預期的結果，如以電腦取代人為操作。

只要能同時滿足以上三個原則，即具備專利適格要件，這是美國聯邦巡迴上訴法院在State Street Bank案所建立的檢驗標準。基本上來說，抽象概念如能結合電腦等硬體設備，以產生「有用、具體與確實的結果」，就可通過專利適格要件的檢驗。然而，也有使用硬體設備的抽象概念無法通過檢驗，以下這個與冥想(meditation)有關的專利申請案US 2006/0199715 A1乃為一例，主要是在健身活動的空間中，營造出不同色彩的環境，並藉由冥想來影響身體七個能量中樞(脈輪)的運作狀態。脈輪與彩虹的七種顏色有密切的關係，如海底輪對應的是紅色，而臍輪則是對應橙色，依此類推。若在特定的空間裡，透過可變換顏色的情境燈來幫助冥想，重整相應的脈輪能量，應能達到強化身心健康的功效。

資料來源︰美國專利商標局、Patent1O1

該專利申請案的請求項第1項係以流程方法的形式來撰寫，其內容如下：

【第1項】一種用於實施具有色彩療癒之一健身養生方案的方法，該方法包括下列步驟：

選擇一人之身體欲予影響的至少一部位；

選擇用於該人的至少一健身活動，以針對該人之身體的該至少一部分進行該健身活動；

選擇在一健身區域中產生的至少一色彩環境，其中該至少一健身活動在該健身區域中進行；

啟動一色彩產生器，以於至少一預定活動期間，在該健身區域中產生該至少一色彩環境；及

要求該人於該至少一預定活動期間，在該健身區域中進行該至少一健身活動。

在該專利申請案的審查過程中，美國專利商標局也以是否產生「有用、具體與確實的結果」，做為專利適格要件的檢驗標準。然而，同一人依循上述請求項的步驟執行多次，未必能獲得一樣的結果(取決於當下的身心狀態)；不同人在同時間依循上述請求項的步驟執行，也難以獲得一樣的結果(每個人的慧根或許有別)。換言之，即使選擇了欲予影響的身體部位、健身活動及色彩環境，健身活動的進行也充滿了人為因素，所以無法產生「確實」的結果。就算該專利申請案使用了硬體設備(色彩產生器)，但因執行上仍無法擺脫人為因素，所以被拒於專利審查的第一道門之外。

感想：雖然State Street Bank案的判決，讓原本被排除在專利適格要件之外的抽象概念，只要與電腦等硬體設備結合，並產生「有用、具體與確實的結果」，就能通過專利適格要件的檢驗標準。然而，甚麼樣的結果才稱得上「具體」？產生實際價值與否又該如何判斷？都存在很大的模糊地帶及解釋空間。直到2008年，美國聯邦巡迴上訴法院在In re Bilski案的判決中改採較嚴格且明確的「機器或轉換(Machine-Or-Transformation, MOT)」檢驗標準，使得自此之後站上打擊區的專利案件，必須開始面對新的好球帶。

註1：鄭中人，論我國發明專利要件之立法政策及其演變，智慧財產權月刊，2001年8月。

註2：馮震宇，Alice v. CLS Bank判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則，科技產業資訊室，2014年10月。

電腦系統常見的申請專利範圍寫法：系統模組化(兼論早期公開制度)

對於功能較為複雜的軟體來說，將整個系統區隔成專責處理不同功能的多個模組，讓這些模組彼此之間儘量無相依關係(如果出現有問題的模組，可以直接「抽換」掉)，就是模組化的軟體建構概念。

近年來，有許多電腦系統的申請專利範圍是以模組化的形式來描述。eBay於2012年提交的專利申請案US 2013/0216102 A1即為一例，其內容如下：

【第1項】一種系統，包括：
至少一處理器；
一影像模組，其可由該至少一處理器執行，用以從一影像擷取裝置接收一車輛之一影像資料，並從該影像資料抽取一車輛識別資訊；
一資料庫介面模組，其可由該至少一處理器執行，用以使用該車輛識別資訊以檢索與一用戶相關聯之一資料記錄；及
一個人化通訊模組，其可由該至少一處理器執行，用以產生基於該資料記錄之一個人化通訊。

由下圖可知，請求項所記載之系統可應用在得來速(Drive-Through )服務，亦即用戶不需下車，就可在車內進行點餐、購物等服務。此時，個人化系統的「影像模組」會先將影像擷取裝置所拍攝之車牌，透過影像辨識技術確認車主身份後，「資料庫介面模組」就會檢索與該車主相關的消費歷程及偏好記錄，再由「個人化通訊模組」將推薦商品選單在該車主視線所及的廣告看板播放，或是直接發送到車主的車用螢幕或手機中，以幫助服務業者預先掌握用戶需求，減少等待的時間。

資料來源︰美國專利商標局

以系統模組化的方式界定電腦系統的權利範圍，亦是透過結構性敘述來描述技術特徵。然而軟體模組無法自行作業，必須與硬體相互配合，才能使電腦系統進行運作，如果這類請求項僅包含軟體模組，而未交代用以執行軟體模組各項功能的相關硬體構件(如記憶體、處理器等等…)，則可能會被審查委員以「請求項未明確記載必要技術特徵」為由核駁¹。

此外，眼尖的讀者也許已發現，前述專利文件的編號格式似乎跟前幾篇文章所列的不大一樣，這是因為前述專利文件的編號是「公開號」，其格式是US+4位年份數字+7位流水號，用於「早期公開」的專利申請案；至於前幾篇文章所列專利文件的編號是「公告號」，其格式是US+1至7位數字，用於「已核准公告」的專利。至於何謂的「早期公開」，則是提早公開申請專利內容的制度，茲敘述如下。

一個專利案件從送交申請到官方公報的核准公告，通常動輒需要兩三年的時間。如果申請專利內容到核准公告後才讓公眾知悉，往往會使得一般人無法得知哪種技術已被申請專利，在投入大量研發資源後，才藉由官方公報發現，該種技術已被他人捷足先登，而產生重複研發的情形，造成社會資源的無謂虛耗。因此，「早期公開」便是讓申請專利內容提早公諸於世的機制，對於尚未核准公告的專利案件，官方會在申請日後18個月公開其內容，僅有某些特殊狀況不予公開。以台灣為例，不予公開的狀況有以下幾點：

1. 申請日後15個月內撤回(向官方表示放棄這次的專利申請)；

2. 涉及國家安全者，如果政府機構認為公開這些專利案件會影響到國家安全，自然不得公諸於世；

3. 是否「明顯」妨害公序良俗，如毒品吸食用具或方法、製造假鈔的方法等。

迄今多數地區(台灣、中國、美國、歐盟、日本及韓國等等)皆有實行專利早期公開的制度，因此在這種制度下申請的專利發明，無論是否有獲得核准，皆有機會被公諸於世。也因為如此，肯德基遲遲不願將炸雞配方申請專利，深怕自家的秘密馬上被學光光，寧願以營業秘密的方式把獨家配方鎖在公司內部²。

專利案件在送審後，通常會因審查意見而做出申請專利範圍的修改，使得同一專利申請在「早期公開」與「已核准公告」的文件內容會有些出入。舉例來說，前述公開號為US 2013/0216102 A1的專利申請案經核准後，便成為公告號為US 9,324,002 B2的專利，而權利範圍也有所調整，其內容如下：

【第1項】一種系統，包括：
至少一處理器；
一影像模組，其可由該至少一處理器執行，用以從一影像擷取裝置接收一車輛之一影像資料，並從該影像資料抽取一車輛識別資訊；
一資料庫介面模組，其可由該至少一處理器執行，用以使用該車輛識別資訊以檢索與一用戶相關聯之一資料記錄；及
一個人化通訊模組，其可由該至少一處理器執行，用以產生與鄰近該影像擷取裝置的實體待售物品有關，且基於該資料記錄之一個人化通訊；及
一銷售點裝置，其位於鄰近該影像擷取裝置之處，用以完成該等待售物品之至少一者的一交易。

比較「早期公開」與「已核准公告」的權利範圍，可發現後者新增了若干技術特徵(必須為申請時說明書有揭露的內容)，使得所要滿足的限制條件變多，從而限縮了專利權範圍。這是因為在審查過程中，審查委員會去搜尋「相應」的習知技術，基於權利範圍不能涵蓋習知技術的原則下，通常只會越改越小，鮮少有越改越大的情形發生。

感想：由於「早期公開」的申請專利範圍尚未核准通過，仍有變動的可能性，自非可主張的權利範圍。因此，以「早期公開」的申請專利範圍做為權利範圍的判斷依據，應是誤將登記制(亦即不實質審查專利內容)與審查制混為一談的思維。

註1：請參閱美國專利法35 U.S.C. § 112，及台灣專利法§26 II。

註2：林毅，10個關於肯德基一直不為人知的真相，中時電子報，2016年4月。