專利審查的第一道門：專利適格要件(三之二)

我們知道在1998年的State Street Bank案，美國聯邦巡迴上訴法院對於專利適格要件所建立的檢驗標準，存在很大的模糊地帶及解釋空間，使得商業方法專利因此大量獲准¹，進而引發許多批判，認為既有的檢驗標準把關不力，將會衍生出專利濫訴的問題²。於是在2008年的In re Bilski案中，美國聯邦巡迴上訴法院改以「機器或轉換(Machine-Or-Transformation, MOT)」做為新的專利適格要件檢驗標準。

資料來源︰美國專利商標局

In re Bilski案的爭點在於Bilski先生的專利申請案是否具備專利適格要件³，其中系爭專利申請案揭露了一種能源風險管理方法。我們知道，火力電廠購買煤炭以產生電力，但天氣寒冷造成煤炭需求大幅增加，使得發電成本隨著煤炭價格高漲而上揚。相對來說，煤礦開採業者反倒擔心煤炭需求因天氣回暖而下滑，連帶影響煤炭的價格。所以煤炭需求的波動，會讓買方賣方皆須承受未知的消費風險。

但Bilski先生想到，若有一個中介者向煤礦開採業者購買煤炭，又同時將煤炭賣給電廠，這兩方的交易風險將有機會彼此對沖(相互抵銷)。因此，他提出了一個發明構想，利用商品提供者(中介者)的身份，以一個固定價格向煤礦開採業者購買煤炭，使其免於承受煤炭價格因需求下滑而崩盤的風險；再以另一個固定價格將煤炭銷售給電廠，使其免於承受煤炭價格因需求增加而飆升的風險。透過這樣的方式，可以有效地平衡煤礦開採業者及電廠的消費風險，商品提供者更有從中套利的機會。

資料來源︰Patent1O1

系爭專利申請案以流程方法的形式撰寫申請專利範圍，其內容如下：

【第1項】一種用於管理一商品提供者以一固定價格販售一商品之消費風險成本的方法，其步驟包括：

(a)於該商品提供者及一消費者之間啟動一系列交易，其中該消費者已根據歷史平均值的一第一定價購買該商品，該第一定價係與該消費者之風險部位相對應；

(b)辨識該商品之一市場參與者，其相對該消費者具有相反之風險部位；及

(c)於該商品提供者及該市場參與者之間以一第二定價啟動一系列交易，使得該市場參與者的該系列交易與該消費者的該系列交易之風險部位相互抵消。

法院在審理本案時特別搬出了MOT，認為若要通過MOT的檢驗，請求項的發明必須滿足：

1. 與實體的機器(Machine)產生連結；或(Or)

2. 涉及物品在形態上的轉換(Transformation)。

其中請求項的發明可以是機器本身、透過機器來實施的方法，或是能對物品產生形態上的轉換(隱含了要由機器來實施的概念)⁴。然而，如果只是硬扯上機器，卻沒有讓機器在發明中發揮實際的作用，仍無法通過MOT的檢驗。

法官在判決中指出，Bilski先生所提出的發明未見與實體的機器產生連結，係屬純粹由人為制定的規則，並沒有限定要由機器來實施，也與物品在形態上的轉換無關，因此不具備專利適格要件。

那麼，究竟甚麼樣的發明才能通過MOT的檢驗？美國專利商標局在2009年8月所發布的暫行審查基準中，就舉了一個例子：

【第5項】一種評估搜尋結果的方法，包括：

將該等搜尋結果依照一第一特徵予以排序；

將排序後的該等搜尋結果依照一第二特徵予以分級；

利用一微處理機，將排序及分級後的該等搜尋結果與所欲結果的一預定清單相比較，以評估一搜尋成功性。

這個例子的核心在於比較步驟，而該步驟限定由微處理機來執行，顯然微處理機在發明中發揮了實際的作用，並非牽強地與機器產生連結，因此可通過MOT的檢驗。

感想：雖然MOT被認為是一種明確的檢驗標準，仍無法阻擋商業方法專利大量獲准的趨勢，其原因在於這些獲准的商業方法專利，都是以一般用途電腦來執行，自然可視為與特定的機器連結；況且電腦在今日已十分普遍，單純以電腦取代人工作業是否構成有意義的限制，也為外界所質疑。因此，美國聯邦最高法院決定透過2014年Alice案的判例，重塑專利要件的檢驗標準，以期能減少因商業方法專利過度獲准而造成的專利濫訴。

註1：商業方法專利主要在美國專利分類號(UPC)的705分類之下。

註2：陳歆，商業方法專利是否「傷」業方法專利，智慧財產權，2001年4月。

註3 ：系爭專利申請案的申請日為1997年4月10日，當時美國尚未實施早期公開制度(直到2000年後才導入)，且系爭專利申請案也未獲核准，因此無法在專利資料庫上找到完整的公開及公告資料。

註4 ：許履塵，笑談專利演義：唐老鴨和乒乓球，元照出版，2012年1月。

專利審查的第二道門：產業利用性

產業利用性也是「新而有用」的審查項目之一，係指申請專利的發明除了有其特殊用途之外，還有在產業上被製造或被使用的可能。換言之，如果一個發明無法在產業上被製造或被使用，即使學理上可行，仍不具產業利用性。

許多人都愛喝飲料，即便是隨處可見的手搖飲料店，也常湧現排隊人潮。雖然飲料店商機龐大¹，但彼此的競爭也相當激烈，使得許多業者絞盡腦汁，嘗試開發出各種增添飲料風味的方法。這時，有人發明了一種以「磁場」讓果汁、咖啡、茶等飲料變得更好喝的方法，其步驟如下：

a.     建立一恆定磁場，其最小強度約為3000高斯；

b.    將一飲料通過該恆定磁場，以便增添該飲料之風味。

這樣的方法是否可供飲料產業所利用呢？我們知道欲增添飲料的風味，可在飲料中加入添加物(如天然或人工香料、甜味劑、小蘇打等等)，以改變人類的味覺感受。但是，透過外加「磁場」來影響飲料風味的方法，卻未獲得客觀科學證據的支持(像是證明果汁、咖啡、茶等飲料在大於3000高斯的磁場強度下，能引起磁化學效應)，無法確定能否達成增添飲料風味之目的。因此，這樣的發明無法供產業上利用，難謂具有產業利用性。

另一個比較極端的例子則是能產生「十萬度高熱」的巨型火爐，這樣的溫度可比太陽表面要高上許多。假設該巨型火爐的尺寸與日本影集Ultraman中的怪獸斬波拉相仿(長40公尺，直徑15公尺)，經過科普作家柳田理科雄²的估算，所發出的熱量足以讓半徑6.9公里內的生物全身水份沸騰，地面也因受到高熱而像巧克力一樣融化，周圍的空氣更因化為電漿而膨脹形成蕈狀雲，引發大規模的狂風暴雨。試問，如果有專利文件記載這樣的發明，哪間企業敢真的拿來應用呢？

有人會把產業利用性跟市場價值聯想在一起，但產業其實不等於市場。產業是由一群提供相似(具相互替代性)的產品或服務之業者所構成，而市場則是對於某種產品或服務有需求之顧客的集合，因此產品與市場兩者間形成一種供需關係³。

以比特幣為例，其使用的是「去中心化」網路架構，能即時將每一筆交易資料公開，並透過網路上多台電腦共同驗證交易資料的正確性。然而，電腦參與驗證將會消耗可觀的電力，所以系統設計了獎勵機制，讓投入越多運算資源者越有利於競爭做為報酬的比特幣，此即為所謂的挖礦(Mining)。比特幣在2017年價格屢創新高，也促進了「電腦挖礦設備」這種新產業的興起^4-5，如生產挖礦專用主機板、挖礦顯示卡及冷卻設備等等的業者。正常來說，前述業者欲申請專利的技術內容只要實際上可行，即使功效不彰，仍能符合產業利用性。但市場價值的評估，可就沒這麼單純了，必須考量產品或服務進入市場後，能否滿足市場需求。像是電腦挖礦設備需求最大的地區，通常電費相對低廉，因此該地的挖礦者享有成本優勢，爭相購買高性能的電腦挖礦設備。但比特幣有每4年挖礦獎勵減半的機制，會使得減半時間後的潛在獲利受到影響，從而降低人們持有電腦挖礦設備的意願。此外，比特幣生態圈(Ecosystem)的健全性、政府對於比特幣的監管態度也會左右電腦挖礦設備的市場熱度。由此可知，市場價值的影響因素眾多，必須比對多方資料進行綜合考量，並不像產業利用性一樣，單純以專利文件評估實用上的可能性。

資料來源︰Patent1O1

感想：許多公司都是基於自家研發的產品或服務申請專利，因此絕大多數都能在產業上被製造或利用。除非採取太過於天馬行空的概念，以致於根本無法應用在產業上；或是發明內容到了可顛覆科學理論、改寫教科書的層次，讓審查委員完全看不懂，否則99%以上專利申請案都能通過產業利用性的檢驗。

註1：潘羿菁，商機龐大 今年飲料店業績衝500億，經濟日報，2017年8月。

註2：柳田理科雄，空想科學讀本，遠流出版事業股份有限公司，2003年7月。

註3：王鳳奎，市場分析與預測，產業雜誌，2016年12月。

註4：Nikkei Computer，FinTech革命：金融科技完全解析，遠見雜誌社，2016年8月。

註5：謝明俊，蔣友青出沒 礦場燒出比特幣正火紅，時報周刊，2017年9月。

專利審查的第一道門：專利適格要件(三之一)

在之前的文章，我們曾談到智財主管機關會對專利申請案進行審查，只有「新而有用」的發明才能取得專利，其中「新而有用」即是專利審查的標準，包含專利適格要件、產業利用性、新穎性、進步性等項目，專利申請案必須依序通過的這些項目的檢驗，才能獲准。因此，本系列文章先針對專利審查的第一道門，也就是專利適格要件進行介紹。

適格(Eligibility)意指「具有資格」，而專利適格要件就是「為具有可申請專利的資格，所需要的條件」。各國對於專利適格要件之規定通常以負面表列的方式定義，並有許多共通之處，大抵有以下幾點：

1.     攸關生命、健康之醫療方法，不得申請專利：使醫師從事醫療行為時，不致受到專利權的限制(像是蛀牙或感冒預防方法、外科手術方法等等)；

2.     妨害公序良俗者，不得申請專利：以免引發倫理及道德上的爭議(像是複製人及其複製方法、毒品吸食用具或方法、製造假鈔的方法等等)；

3.     自然界固有事物或原理的發現，不得申請專利：全人類共有的資產，不應被個人所把持(像是高山上發現的玉石、E = mc²等等)；

4.     純粹由人為制定而非根據自然原理運作的概念、規則，不得申請專利：其內容摻雜了太多人為因素，使得所產生的功效或結果不可預期(像是教學或商業方法、遊戲或運動規則等等)。

其中第四項又被稱之為抽象概念，必須借助人類的心智行為(思考、推理、記憶)或體能、運氣、情感等等因素才能執行。以涉及個人主觀判斷的技術價值評估方法為例，由於各種背景的專家皆有其思考及推理方法，這些心智行為外界難以得知是否依循固定的步驟執行¹，且得到的結果也隨著每位專家的主觀判斷而有所不同。因此，傳統上認為抽象概念應被排除在專利適格要件之外。

但因電腦及網路技術的快速進步，許多抽象概念(尤其是商業方法)開始與電腦系統結合，成為e化的實施方案。以使用電腦系統的技術價值評估方法為例，由於電腦無法做出主觀判斷，僅能根據預先設定的準則進行機械式評估，所以無論在哪一種電腦環境下操作，只要是固定的執行步驟，皆能重複獲得可預期的結果。於是美國聯邦巡迴上訴法院於1998年State Street Bank案的判決中，肯認這類型的發明符合專利適格要件，使得「以電腦實施的抽象概念」開始大量獲准美國專利²。

State Street Bank案的爭點在於Signature金融集團擁有的US 5,193,056 A專利(以下稱'056專利)是否滿足專利適格要件，其中'056專利揭露一個資料處理系統(如下圖)，將數個基金匯聚成一個具有合夥型態的投資組合，並在投資組合端每天監控這些基金單獨及整體的績效，以決定如何配置個別基金的投資百分比，更藉由合夥型態有效分攤管理成本及稅務支出。

資料來源︰哈佛大學Berkman Klein網路與社會研究中心

'056專利使用功能性敘述來撰寫申請專利範圍，其內容如下：

【第1項】一種用於管理以一合夥型態而建立的一投資組合之金融服務架構的資料處理系統，每個合夥成員是複數個基金之一，包括：
(a)用於處理資料的電腦處理器手段；

(b)用於將資料存放在一儲存媒體的儲存手段；

(c)用於將該儲存媒體格式化的第一手段；

(d)用於處理關於前一天該投資組合中的資產和各該等基金之資料，及關於各該等基金、資產盈餘或虧損之資料，並用於配置各該等基金在該投資組合的百分比的第二手段；

(e)用於處理關於該投資組合的每日增額收入、費用及淨實現利得或損失之資料，並用於將上述資料配置在各該等基金的第三手段；

(f)用於處理關於該投資組合的每日淨未實現利得或損失之資料，並用於將上述資料配置在各該等基金的第四手段；及

(g)用於處理關於該投資組合及各該等基金的全年總合收入、費用及資本利得或損失的第五手段。

法院認為'056專利係透過電腦的運算，整合各式各樣的基金資料，並轉化成最有利於投資管理者的商業資訊，因而產生了「有用(useful)、具體(tangible)與確實(concrete)的結果」，其中：

1.     「有用」代表具有特殊的用途，如基金管理；

2.     「具體」代表能產生實際價值，如將基金資料轉化為商業資訊；

3.     「確實」代表依循固定的步驟執行，能重複獲得可預期的結果，如以電腦取代人為操作。

只要能同時滿足以上三個原則，即具備專利適格要件，這是美國聯邦巡迴上訴法院在State Street Bank案所建立的檢驗標準。基本上來說，抽象概念如能結合電腦等硬體設備，以產生「有用、具體與確實的結果」，就可通過專利適格要件的檢驗。然而，也有使用硬體設備的抽象概念無法通過檢驗，以下這個與冥想(meditation)有關的專利申請案US 2006/0199715 A1乃為一例，主要是在健身活動的空間中，營造出不同色彩的環境，並藉由冥想來影響身體七個能量中樞(脈輪)的運作狀態。脈輪與彩虹的七種顏色有密切的關係，如海底輪對應的是紅色，而臍輪則是對應橙色，依此類推。若在特定的空間裡，透過可變換顏色的情境燈來幫助冥想，重整相應的脈輪能量，應能達到強化身心健康的功效。

資料來源︰美國專利商標局、Patent1O1

該專利申請案的請求項第1項係以流程方法的形式來撰寫，其內容如下：

【第1項】一種用於實施具有色彩療癒之一健身養生方案的方法，該方法包括下列步驟：

選擇一人之身體欲予影響的至少一部位；

選擇用於該人的至少一健身活動，以針對該人之身體的該至少一部分進行該健身活動；

選擇在一健身區域中產生的至少一色彩環境，其中該至少一健身活動在該健身區域中進行；

啟動一色彩產生器，以於至少一預定活動期間，在該健身區域中產生該至少一色彩環境；及

要求該人於該至少一預定活動期間，在該健身區域中進行該至少一健身活動。

在該專利申請案的審查過程中，美國專利商標局也以是否產生「有用、具體與確實的結果」，做為專利適格要件的檢驗標準。然而，同一人依循上述請求項的步驟執行多次，未必能獲得一樣的結果(取決於當下的身心狀態)；不同人在同時間依循上述請求項的步驟執行，也難以獲得一樣的結果(每個人的慧根或許有別)。換言之，即使選擇了欲予影響的身體部位、健身活動及色彩環境，健身活動的進行也充滿了人為因素，所以無法產生「確實」的結果。就算該專利申請案使用了硬體設備(色彩產生器)，但因執行上仍無法擺脫人為因素，所以被拒於專利審查的第一道門之外。

感想：雖然State Street Bank案的判決，讓原本被排除在專利適格要件之外的抽象概念，只要與電腦等硬體設備結合，並產生「有用、具體與確實的結果」，就能通過專利適格要件的檢驗標準。然而，甚麼樣的結果才稱得上「具體」？產生實際價值與否又該如何判斷？都存在很大的模糊地帶及解釋空間。直到2008年，美國聯邦巡迴上訴法院在In re Bilski案的判決中改採較嚴格且明確的「機器或轉換(Machine-Or-Transformation, MOT)」檢驗標準，使得自此之後站上打擊區的專利案件，必須開始面對新的好球帶。

註1：鄭中人，論我國發明專利要件之立法政策及其演變，智慧財產權月刊，2001年8月。

註2：馮震宇，Alice v. CLS Bank判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則，科技產業資訊室，2014年10月。