專利審查的第二道門：產業利用性

產業利用性也是「新而有用」的審查項目之一，係指申請專利的發明除了有其特殊用途之外，還有在產業上被製造或被使用的可能。換言之，如果一個發明無法在產業上被製造或被使用，即使學理上可行，仍不具產業利用性。

許多人都愛喝飲料，即便是隨處可見的手搖飲料店，也常湧現排隊人潮。雖然飲料店商機龐大¹，但彼此的競爭也相當激烈，使得許多業者絞盡腦汁，嘗試開發出各種增添飲料風味的方法。這時，有人發明了一種以「磁場」讓果汁、咖啡、茶等飲料變得更好喝的方法，其步驟如下：

a.     建立一恆定磁場，其最小強度約為3000高斯；

b.    將一飲料通過該恆定磁場，以便增添該飲料之風味。

這樣的方法是否可供飲料產業所利用呢？我們知道欲增添飲料的風味，可在飲料中加入添加物(如天然或人工香料、甜味劑、小蘇打等等)，以改變人類的味覺感受。但是，透過外加「磁場」來影響飲料風味的方法，卻未獲得客觀科學證據的支持(像是證明果汁、咖啡、茶等飲料在大於3000高斯的磁場強度下，能引起磁化學效應)，無法確定能否達成增添飲料風味之目的。因此，這樣的發明無法供產業上利用，難謂具有產業利用性。

另一個比較極端的例子則是能產生「十萬度高熱」的巨型火爐，這樣的溫度可比太陽表面要高上許多。假設該巨型火爐的尺寸與日本影集Ultraman中的怪獸斬波拉相仿(長40公尺，直徑15公尺)，經過科普作家柳田理科雄²的估算，所發出的熱量足以讓半徑6.9公里內的生物全身水份沸騰，地面也因受到高熱而像巧克力一樣融化，周圍的空氣更因化為電漿而膨脹形成蕈狀雲，引發大規模的狂風暴雨。試問，如果有專利文件記載這樣的發明，哪間企業敢真的拿來應用呢？

有人會把產業利用性跟市場價值聯想在一起，但產業其實不等於市場。產業是由一群提供相似(具相互替代性)的產品或服務之業者所構成，而市場則是對於某種產品或服務有需求之顧客的集合，因此產品與市場兩者間形成一種供需關係³。

以比特幣為例，其使用的是「去中心化」網路架構，能即時將每一筆交易資料公開，並透過網路上多台電腦共同驗證交易資料的正確性。然而，電腦參與驗證將會消耗可觀的電力，所以系統設計了獎勵機制，讓投入越多運算資源者越有利於競爭做為報酬的比特幣，此即為所謂的挖礦(Mining)。比特幣在2017年價格屢創新高，也促進了「電腦挖礦設備」這種新產業的興起^4-5，如生產挖礦專用主機板、挖礦顯示卡及冷卻設備等等的業者。正常來說，前述業者欲申請專利的技術內容只要實際上可行，即使功效不彰，仍能符合產業利用性。但市場價值的評估，可就沒這麼單純了，必須考量產品或服務進入市場後，能否滿足市場需求。像是電腦挖礦設備需求最大的地區，通常電費相對低廉，因此該地的挖礦者享有成本優勢，爭相購買高性能的電腦挖礦設備。但比特幣有每4年挖礦獎勵減半的機制，會使得減半時間後的潛在獲利受到影響，從而降低人們持有電腦挖礦設備的意願。此外，比特幣生態圈(Ecosystem)的健全性、政府對於比特幣的監管態度也會左右電腦挖礦設備的市場熱度。由此可知，市場價值的影響因素眾多，必須比對多方資料進行綜合考量，並不像產業利用性一樣，單純以專利文件評估實用上的可能性。

資料來源︰Patent1O1

感想：許多公司都是基於自家研發的產品或服務申請專利，因此絕大多數都能在產業上被製造或利用。除非採取太過於天馬行空的概念，以致於根本無法應用在產業上；或是發明內容到了可顛覆科學理論、改寫教科書的層次，讓審查委員完全看不懂，否則99%以上專利申請案都能通過產業利用性的檢驗。

註1：潘羿菁，商機龐大 今年飲料店業績衝500億，經濟日報，2017年8月。

註2：柳田理科雄，空想科學讀本，遠流出版事業股份有限公司，2003年7月。

註3：王鳳奎，市場分析與預測，產業雜誌，2016年12月。

註4：Nikkei Computer，FinTech革命：金融科技完全解析，遠見雜誌社，2016年8月。

註5：謝明俊，蔣友青出沒 礦場燒出比特幣正火紅，時報周刊，2017年9月。

專利審查的第一道門：專利適格要件(三之一)

在之前的文章，我們曾談到智財主管機關會對專利申請案進行審查，只有「新而有用」的發明才能取得專利，其中「新而有用」即是專利審查的標準，包含專利適格要件、產業利用性、新穎性、進步性等項目，專利申請案必須依序通過的這些項目的檢驗，才能獲准。因此，本系列文章先針對專利審查的第一道門，也就是專利適格要件進行介紹。

適格(Eligibility)意指「具有資格」，而專利適格要件就是「為具有可申請專利的資格，所需要的條件」。各國對於專利適格要件之規定通常以負面表列的方式定義，並有許多共通之處，大抵有以下幾點：

1.     攸關生命、健康之醫療方法，不得申請專利：使醫師從事醫療行為時，不致受到專利權的限制(像是蛀牙或感冒預防方法、外科手術方法等等)；

2.     妨害公序良俗者，不得申請專利：以免引發倫理及道德上的爭議(像是複製人及其複製方法、毒品吸食用具或方法、製造假鈔的方法等等)；

3.     自然界固有事物或原理的發現，不得申請專利：全人類共有的資產，不應被個人所把持(像是高山上發現的玉石、E = mc²等等)；

4.     純粹由人為制定而非根據自然原理運作的概念、規則，不得申請專利：其內容摻雜了太多人為因素，使得所產生的功效或結果不可預期(像是教學或商業方法、遊戲或運動規則等等)。

其中第四項又被稱之為抽象概念，必須借助人類的心智行為(思考、推理、記憶)或體能、運氣、情感等等因素才能執行。以涉及個人主觀判斷的技術價值評估方法為例，由於各種背景的專家皆有其思考及推理方法，這些心智行為外界難以得知是否依循固定的步驟執行¹，且得到的結果也隨著每位專家的主觀判斷而有所不同。因此，傳統上認為抽象概念應被排除在專利適格要件之外。

但因電腦及網路技術的快速進步，許多抽象概念(尤其是商業方法)開始與電腦系統結合，成為e化的實施方案。以使用電腦系統的技術價值評估方法為例，由於電腦無法做出主觀判斷，僅能根據預先設定的準則進行機械式評估，所以無論在哪一種電腦環境下操作，只要是固定的執行步驟，皆能重複獲得可預期的結果。於是美國聯邦巡迴上訴法院於1998年State Street Bank案的判決中，肯認這類型的發明符合專利適格要件，使得「以電腦實施的抽象概念」開始大量獲准美國專利²。

State Street Bank案的爭點在於Signature金融集團擁有的US 5,193,056 A專利(以下稱'056專利)是否滿足專利適格要件，其中'056專利揭露一個資料處理系統(如下圖)，將數個基金匯聚成一個具有合夥型態的投資組合，並在投資組合端每天監控這些基金單獨及整體的績效，以決定如何配置個別基金的投資百分比，更藉由合夥型態有效分攤管理成本及稅務支出。

資料來源︰哈佛大學Berkman Klein網路與社會研究中心

'056專利使用功能性敘述來撰寫申請專利範圍，其內容如下：

【第1項】一種用於管理以一合夥型態而建立的一投資組合之金融服務架構的資料處理系統，每個合夥成員是複數個基金之一，包括：
(a)用於處理資料的電腦處理器手段；

(b)用於將資料存放在一儲存媒體的儲存手段；

(c)用於將該儲存媒體格式化的第一手段；

(d)用於處理關於前一天該投資組合中的資產和各該等基金之資料，及關於各該等基金、資產盈餘或虧損之資料，並用於配置各該等基金在該投資組合的百分比的第二手段；

(e)用於處理關於該投資組合的每日增額收入、費用及淨實現利得或損失之資料，並用於將上述資料配置在各該等基金的第三手段；

(f)用於處理關於該投資組合的每日淨未實現利得或損失之資料，並用於將上述資料配置在各該等基金的第四手段；及

(g)用於處理關於該投資組合及各該等基金的全年總合收入、費用及資本利得或損失的第五手段。

法院認為'056專利係透過電腦的運算，整合各式各樣的基金資料，並轉化成最有利於投資管理者的商業資訊，因而產生了「有用(useful)、具體(tangible)與確實(concrete)的結果」，其中：

1.     「有用」代表具有特殊的用途，如基金管理；

2.     「具體」代表能產生實際價值，如將基金資料轉化為商業資訊；

3.     「確實」代表依循固定的步驟執行，能重複獲得可預期的結果，如以電腦取代人為操作。

只要能同時滿足以上三個原則，即具備專利適格要件，這是美國聯邦巡迴上訴法院在State Street Bank案所建立的檢驗標準。基本上來說，抽象概念如能結合電腦等硬體設備，以產生「有用、具體與確實的結果」，就可通過專利適格要件的檢驗。然而，也有使用硬體設備的抽象概念無法通過檢驗，以下這個與冥想(meditation)有關的專利申請案US 2006/0199715 A1乃為一例，主要是在健身活動的空間中，營造出不同色彩的環境，並藉由冥想來影響身體七個能量中樞(脈輪)的運作狀態。脈輪與彩虹的七種顏色有密切的關係，如海底輪對應的是紅色，而臍輪則是對應橙色，依此類推。若在特定的空間裡，透過可變換顏色的情境燈來幫助冥想，重整相應的脈輪能量，應能達到強化身心健康的功效。

資料來源︰美國專利商標局、Patent1O1

該專利申請案的請求項第1項係以流程方法的形式來撰寫，其內容如下：

【第1項】一種用於實施具有色彩療癒之一健身養生方案的方法，該方法包括下列步驟：

選擇一人之身體欲予影響的至少一部位；

選擇用於該人的至少一健身活動，以針對該人之身體的該至少一部分進行該健身活動；

選擇在一健身區域中產生的至少一色彩環境，其中該至少一健身活動在該健身區域中進行；

啟動一色彩產生器，以於至少一預定活動期間，在該健身區域中產生該至少一色彩環境；及

要求該人於該至少一預定活動期間，在該健身區域中進行該至少一健身活動。

在該專利申請案的審查過程中，美國專利商標局也以是否產生「有用、具體與確實的結果」，做為專利適格要件的檢驗標準。然而，同一人依循上述請求項的步驟執行多次，未必能獲得一樣的結果(取決於當下的身心狀態)；不同人在同時間依循上述請求項的步驟執行，也難以獲得一樣的結果(每個人的慧根或許有別)。換言之，即使選擇了欲予影響的身體部位、健身活動及色彩環境，健身活動的進行也充滿了人為因素，所以無法產生「確實」的結果。就算該專利申請案使用了硬體設備(色彩產生器)，但因執行上仍無法擺脫人為因素，所以被拒於專利審查的第一道門之外。

感想：雖然State Street Bank案的判決，讓原本被排除在專利適格要件之外的抽象概念，只要與電腦等硬體設備結合，並產生「有用、具體與確實的結果」，就能通過專利適格要件的檢驗標準。然而，甚麼樣的結果才稱得上「具體」？產生實際價值與否又該如何判斷？都存在很大的模糊地帶及解釋空間。直到2008年，美國聯邦巡迴上訴法院在In re Bilski案的判決中改採較嚴格且明確的「機器或轉換(Machine-Or-Transformation, MOT)」檢驗標準，使得自此之後站上打擊區的專利案件，必須開始面對新的好球帶。

註1：鄭中人，論我國發明專利要件之立法政策及其演變，智慧財產權月刊，2001年8月。

註2：馮震宇，Alice v. CLS Bank判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則，科技產業資訊室，2014年10月。

電腦系統常見的申請專利範圍寫法：系統模組化(兼論早期公開制度)

對於功能較為複雜的軟體來說，將整個系統區隔成專責處理不同功能的多個模組，讓這些模組彼此之間儘量無相依關係(如果出現有問題的模組，可以直接「抽換」掉)，就是模組化的軟體建構概念。

近年來，有許多電腦系統的申請專利範圍是以模組化的形式來描述。eBay於2012年提交的專利申請案US 2013/0216102 A1即為一例，其內容如下：

【第1項】一種系統，包括：
至少一處理器；
一影像模組，其可由該至少一處理器執行，用以從一影像擷取裝置接收一車輛之一影像資料，並從該影像資料抽取一車輛識別資訊；
一資料庫介面模組，其可由該至少一處理器執行，用以使用該車輛識別資訊以檢索與一用戶相關聯之一資料記錄；及
一個人化通訊模組，其可由該至少一處理器執行，用以產生基於該資料記錄之一個人化通訊。

由下圖可知，請求項所記載之系統可應用在得來速(Drive-Through )服務，亦即用戶不需下車，就可在車內進行點餐、購物等服務。此時，個人化系統的「影像模組」會先將影像擷取裝置所拍攝之車牌，透過影像辨識技術確認車主身份後，「資料庫介面模組」就會檢索與該車主相關的消費歷程及偏好記錄，再由「個人化通訊模組」將推薦商品選單在該車主視線所及的廣告看板播放，或是直接發送到車主的車用螢幕或手機中，以幫助服務業者預先掌握用戶需求，減少等待的時間。

資料來源︰美國專利商標局

以系統模組化的方式界定電腦系統的權利範圍，亦是透過結構性敘述來描述技術特徵。然而軟體模組無法自行作業，必須與硬體相互配合，才能使電腦系統進行運作，如果這類請求項僅包含軟體模組，而未交代用以執行軟體模組各項功能的相關硬體構件(如記憶體、處理器等等…)，則可能會被審查委員以「請求項未明確記載必要技術特徵」為由核駁¹。

此外，眼尖的讀者也許已發現，前述專利文件的編號格式似乎跟前幾篇文章所列的不大一樣，這是因為前述專利文件的編號是「公開號」，其格式是US+4位年份數字+7位流水號，用於「早期公開」的專利申請案；至於前幾篇文章所列專利文件的編號是「公告號」，其格式是US+1至7位數字，用於「已核准公告」的專利。至於何謂的「早期公開」，則是提早公開申請專利內容的制度，茲敘述如下。

一個專利案件從送交申請到官方公報的核准公告，通常動輒需要兩三年的時間。如果申請專利內容到核准公告後才讓公眾知悉，往往會使得一般人無法得知哪種技術已被申請專利，在投入大量研發資源後，才藉由官方公報發現，該種技術已被他人捷足先登，而產生重複研發的情形，造成社會資源的無謂虛耗。因此，「早期公開」便是讓申請專利內容提早公諸於世的機制，對於尚未核准公告的專利案件，官方會在申請日後18個月公開其內容，僅有某些特殊狀況不予公開。以台灣為例，不予公開的狀況有以下幾點：

1. 申請日後15個月內撤回(向官方表示放棄這次的專利申請)；

2. 涉及國家安全者，如果政府機構認為公開這些專利案件會影響到國家安全，自然不得公諸於世；

3. 是否「明顯」妨害公序良俗，如毒品吸食用具或方法、製造假鈔的方法等。

迄今多數地區(台灣、中國、美國、歐盟、日本及韓國等等)皆有實行專利早期公開的制度，因此在這種制度下申請的專利發明，無論是否有獲得核准，皆有機會被公諸於世。也因為如此，肯德基遲遲不願將炸雞配方申請專利，深怕自家的秘密馬上被學光光，寧願以營業秘密的方式把獨家配方鎖在公司內部²。

專利案件在送審後，通常會因審查意見而做出申請專利範圍的修改，使得同一專利申請在「早期公開」與「已核准公告」的文件內容會有些出入。舉例來說，前述公開號為US 2013/0216102 A1的專利申請案經核准後，便成為公告號為US 9,324,002 B2的專利，而權利範圍也有所調整，其內容如下：

【第1項】一種系統，包括：
至少一處理器；
一影像模組，其可由該至少一處理器執行，用以從一影像擷取裝置接收一車輛之一影像資料，並從該影像資料抽取一車輛識別資訊；
一資料庫介面模組，其可由該至少一處理器執行，用以使用該車輛識別資訊以檢索與一用戶相關聯之一資料記錄；及
一個人化通訊模組，其可由該至少一處理器執行，用以產生與鄰近該影像擷取裝置的實體待售物品有關，且基於該資料記錄之一個人化通訊；及
一銷售點裝置，其位於鄰近該影像擷取裝置之處，用以完成該等待售物品之至少一者的一交易。

比較「早期公開」與「已核准公告」的權利範圍，可發現後者新增了若干技術特徵(必須為申請時說明書有揭露的內容)，使得所要滿足的限制條件變多，從而限縮了專利權範圍。這是因為在審查過程中，審查委員會去搜尋「相應」的習知技術，基於權利範圍不能涵蓋習知技術的原則下，通常只會越改越小，鮮少有越改越大的情形發生。

感想：由於「早期公開」的申請專利範圍尚未核准通過，仍有變動的可能性，自非可主張的權利範圍。因此，以「早期公開」的申請專利範圍做為權利範圍的判斷依據，應是誤將登記制(亦即不實質審查專利內容)與審查制混為一談的思維。

註1：請參閱美國專利法35 U.S.C. § 112，及台灣專利法§26 II。

註2：林毅，10個關於肯德基一直不為人知的真相，中時電子報，2016年4月。

電腦系統常見的申請專利範圍寫法：流程方法

電腦系統是由軟體及硬體所構成，而其中軟體是藉由一連串步驟，與硬體協同運作以執行特定工作。因此，軟體的運作步驟若要以專利保護，通常會以流程方法的形式來撰寫申請專利範圍。

我們先以台灣專利「利用影像資料製作音樂之方法」¹為例，說明流程方法在申請專利範圍中的表示方式。該專利揭露一種擷取動態影像以製作音樂之方法，其請求項如下：

【第1項】一種利用影像資料製作音樂之方法，該方法包括：

步驟一、擷取一動態影像；

步驟二、分析該動態影像，並獲得一影像參數；

步驟三、以該影像參數與多數個內建標準値作比對，並獲得至少一音符訊號；以及

步驟四、輸出該音符訊號。

特別要注意的是，上述的表示方式已載明各步驟之執行順序(步驟一、步驟二…)，因此該請求項之步驟有順序上的限制。如果他人亦以擷取動態影像製作音樂，但並非按照上述的順序執行，則難以判定為侵權。

這邊衍生一個問題，如果請求項未記載各步驟之執行順序，是否仍有順序上的限制？我們再以美國專利商標局所處理的一件專利爭議²，探討實務上的處理模式。

系爭專利US 6,658,464 B2(以下稱'464專利)的所有人為美國高智發明公司，其內容為一種預取技術(Pre-fetch)的應用，也就是當用戶向數位出版業者選擇所要訂閱的內容，便會將已選擇之內容預先從遠端下載，並儲存在用戶端裝置；未來即使網路頻寬不足，仍可直接從用戶端裝置取得已下載之內容，以維持用戶流暢的操作體驗。

'464專利是以流程方法的形式來撰寫申請專利範圍，其內容如下：

【第1項】一種用於一用戶端設備之軟體處理方法，其中該用戶端設備包括一處理器及一儲存裝置，而該軟體處理方法之執行步驟如下：

(a) 使一位於該用戶端設備之用戶，能夠從複數個獨立出版商之各者中選擇一數位內容；

(b)將已選擇之該數位內容從該等複數個獨立出版商之各者，在無人為介入之下，藉由一通訊網路傳輸至該用戶端設備；

(c)  將已傳輸之該數位內容儲存至該儲存裝置，並在該儲存裝置內被保留到該用戶端設備關閉，或該軟體處理方法不再使用；及

(d)將已儲存之該數位內容藉由一客製化用戶介面，呈現給該位於該用戶端設備之用戶。

雖然上述請求項以(a)、(b)…等等編號標註各步驟，但實務上這些步驟的先後順序，必須根據請求項的內容、說明書全文或圖式來判斷。美國專利商標局在解釋'464專利的順序性時，首先會探討各步驟的文字敘述是否隱含了因果關係，若否則參照說明書或圖式的記載予以認定。

就文義上來說，步驟(a)所述「使一位於該用戶端設備之用戶…選擇一數位內容」與步驟(b)所述「將已選擇之該數位內容…傳輸至該用戶端設備」已隱含了因果關係，其中「數位內容」必須在步驟(a)先被選擇，才能在步驟(b)被傳輸至用戶端設備，因此步驟(a)的執行順序必定先於步驟(b)。依此類推，將各步驟在執行上的由先至後解釋為(a)à(b)à(c)à(d)並無疑義。再者，即使參照'464專利的圖式第6圖，也可發現流程圖中的執行順序A(選擇)、B(傳輸)、C(儲存)、D(呈現)亦能與上述請求項各步驟的技術特徵相對應。因此，步驟(a)、(b)、(c)、(d)確實應該解讀成具有特定的執行順序。

資料來源︰美國專利商標局

由此可知，除非請求項已明確記載各步驟之順序(例如步驟一、步驟二…)，否則不會被解釋成有順序的排列。但如果各步驟之間隱含有因果關係，或是說明書、圖式有揭露特定的執行順序，就有可能限縮了請求項的專利權範圍。

感想：或許有人會覺得現在4G網路這麼快，'464專利的預取技術似乎沒甚麼必要。但這篇專利是在2000年申請的，當時連3G網路都還沒問世，網路頻寬經常處於抓襟見肘的狀態，預取技術確實能解決習知的問題。因此我們在看專利技術時，應把時空回溯到專利申請日的當下來思考，以避免存在後見之明的偏差(事後諸葛)。

註1：台灣專利I292133 (申請人：仁寶電腦工業股份有限公司)。

註2：請參閱CBM2015-00004，系爭專利為US 6,658,464 B2。

電腦系統常見的申請專利範圍：功能性敘述

之前我們以潛艇及凳子做為申請專利範圍的範例，也許你(妳)會發現，這些範例都是先列出必要元件，再敘述這些元件的連接關係，也就是以結構性敘述做為申請專利範圍的技術特徵。

但就電腦系統(以軟體及硬體所構成)來說，軟體先天上並不存在有形的結構，若要描述申請專利範圍的技術特徵，以功能性敘述(亦即軟體所要實現的功能)不僅較為直觀，也毋須在請求項中說明達成該功能的結構(如微處理器、一般用途電腦等)，因此能夠簡潔、精準的表達所欲保護的專利權範圍。

雖然使用功能性敘述的請求項，不用將達成該功能的結構列為限制條件，乍看之下應有較大的專利權範圍。但天下沒有白吃的午餐，這類的請求項在解釋申請專利範圍時，要先檢視功能性敘述在專利說明書中所對應的結構，並將其範圍「限縮」在說明書有記載的內容，未記載於說明書的結構則不在可保護的實施樣態之內。換言之，若說明書通篇未提及功能性敘述所對應的結構，審查委員會以說明書未充份揭露的理由來核駁專利申請案¹。因此，若要使用功能性敘述撰寫申請專利範圍者，對於專利說明書的寫作必須格外謹慎。下文以吃角子老虎機(Slot Machine)專利²為例，介紹功能性敘述在申請專利範圍中的表示方式。

吃角子老虎是一種以小搏大的遊戲，只要投入下注的金額並按下按鈕或拉下拉桿，就會啟動輪盤的旋轉，當旋轉停止時，面板窗口呈現特定相同的圖案連線(如777)，便能獲得高倍的報酬。賭場為吸引玩家上門，通常會宣稱自家遊戲機的中獎機率很高，但由於賭場有獲利上的考量，中獎機率還是得控制在特定的範圍內。有鑑於此，遊戲公司WMS Gaming就開發了一種新技術，用來調整吃角子老虎機的中獎機率。

到底是甚麼技術可以調整吃角子老虎機的中獎機率呢？如下圖所示，WMS Gaming引進了「虛擬輪盤」的概念，其中虛擬輪盤只是一組儲存在電腦記憶體的有序數字，既看不見也摸不著。玩家真正看到的輪盤是實體輪盤，其上有若干個停定位置，每個停定位置的圖案都能與至少一個有序數字相對應。當實體輪盤開始旋轉時，電腦的亂數產生器會隨機選取一個有序數字，並讓實體輪盤停定在所對應的圖案。如此一來，只要有序數字的總數越多，而對應至特定圖案的有序數字越少，就能有效下修吃角子老虎機中大獎的機率。

資料來源︰美國專利商標局、Patent1O1

本篇吃角子老虎機專利的請求項使用了一些功能性敘述(如紅字加底線標註者)，其內容如下：

【第1項】一種電子遊戲裝置，包括：

    一實體輪盤，其圍繞一轉軸旋轉，該轉盤上有複數個停定位置；

    用於使該實體輪盤開始圍繞該轉軸旋轉之手段；

    複數個標記圖案，其固定於該實體輪盤上，用於標註該實體輪盤上該等複數個停定位置；

   用於將複數個有序數字指配給該實體輪盤上的該等複數個停定位置之手段，其中該等複數個有序數字的數目大於該等複數個停定位置的數目，使該等複數個停定位置中至少有一者對應到該等複數個有序數字之至少二者；

    用於從該等複數個有序數字中隨機選取一者之手段；及

    用於根據該等複數個有序數字已選取之一者，將旋轉中的該實體輪盤停定之手段。

一般而言，表示方式為「用於…之手段」的技術特徵，就會被認定為功能性敘述，而這些功能性敘述需在說明書中揭露對應的結構。因此對於上述的請求項，說明書必須滿足：

(a)用於使該實體輪盤…之手段：需於說明書具體揭露「能驅動實體輪盤旋轉」的機械結構。

(b)用於將複數個有序數字…之手段：需於說明書具體揭露「有序數字」與「停定位置」之間的對應關係(如前圖)，也就是達成該功能所用的演算規則，其可透過任何易於理解的方式呈現，像是流程圖、文字敘述、數學式或其它格式，以充份表示軟體的結構。然而，能實現特定演算規則的程式碼並非唯一，故不必列出程式碼的細節內容。

(c)用於從該等複數個有序數字…之手段：需於說明書具體揭露「隨機數字產生器」的使用，做為達成「隨機選取」功能之結構。

(d)用於根據該等複數個有序數字…之手段：需於說明書具體揭露「制動器」的使用，做為達成「停定」功能之結構。

感想：1952年，美國在專利法加入了功能性敘述的規範，成為全球第一個將功能性敘述納入專利實務的國家。由於這種方式能簡化申請專利範圍的撰寫，曾在1990年左右蔚為風潮，但其對於說明書在揭露義務的要求較高，使得許多相關案件因此無法獲准。筆者認為，為了避免後續衍生的問題，在送審前應於說明書揭露功能性敘述的對應結構(若是軟體，則為演算規則)，多寫總比少寫好。

註1：請參閱美國專利法35 U.S.C. § 112，及台灣專利法施行細則§19 IV。

註2：改寫自美國專利US 4,448,419 A (又稱Telnaes專利)。

申請專利範圍的「範圍」在哪裡？

前一篇文章對申請專利範圍的介紹，或許會有些朋友仍覺得有些抽象，本篇文章將以更生活化的例子，對申請專利範圍的「範圍」進行討論。

以下圖的凳子為例，必要的元件有哪些呢？可知有兩類，一是座椅部分，另一是支腳。由於獨立項是用於描述主要技術特徵，我們可將獨立項以下述的方式進行撰寫：

資料來源︰美國專利商標局、Patent1O1

【第1項】一種凳子，包括：

    一座椅部份，具有一總體上平坦的表面；

    四個支腳，皆與該座椅部份相連接。

若再此細看凳子的結構，還可以發現其它的技術特徵，如：座椅部份上面有若干個開口、兩個支腳上各具有一個輪子等，或許還能加入夜光的效果。由於附屬項是在所依附的請求項(可以是獨立項，也可以是自己以外的其它附屬項)上，再額外加上其它的技術特徵，我們可將附屬項以下列的方式進行撰寫：

【第2項】如申請專利範圍第1項所述之凳子，其中該座椅部份是木製，且其內部包括複數個開口以減輕該凳子之重量。

【第3項】如申請專利範圍第1項所述之凳子，其中該凳子在夜晚能發光。

【第4項】如申請專利範圍第2項所述之凳子，其中該等支腳之二者各具有一輪子。

【第5項】如申請專利範圍第4項所述之凳子，其中該凳子在夜晚能發光。

以上的五個請求項中，每一項都可視為單一的發明創作，各自代表不同的專利權「範圍」。

請求項第1項(獨立項)僅記載凳子的主結構，也就是一個座椅部份連接四個支腳。換言之，座椅部份是由甚麼材質所構成，其內部有沒有開口，或者支腳具有輪子與否，皆不設限。

請求項第2項(依附於請求項第1項的附屬項)所記載的凳子，除了一個座椅部份連接四個支腳(主結構)之外，更進一步限定座椅部份必須為木製，而且內部還要有開口。

請求項第3項(依附於請求項第1項的附屬項)所記載的凳子，除了一個座椅部份連接四個支腳之外，還要滿足凳子能在夜晚發光的條件。

請求項第4項(依附於請求項第2項的附屬項)所記載的凳子，除了一個座椅部份連接四個支腳，座椅部份為木製且內部有開口之外，更進一步限定其中兩個支腳各具有一個輪子。

請求項第5項(依附於請求項第4項的附屬項)所記載的凳子，就是基於請求項第4項的發明創作再疊床架屋，除了一個座椅部份連接四個支腳，座椅部份為木製且內部有開口，以及其中兩個支腳各具有一個輪子之外，凳子還要能在夜晚發光。

由此可知，請求項第1項所要滿足的限制條件(也就是技術特徵)最少，所以有最大的專利權範圍；而請求項第5項所要滿足的限制條件最多，所以專利權範圍相對最小。 

資料來源︰Patent1O1

申請專利範圍所記載的文字，在審查階段是允許發明人這一方進行修正的。為了避免申請專利範圍與專利說明書之間，出現風馬牛不相及的內容，美國與台灣專利法都有規定，所有請求項的技術特徵，必須出自於專利說明書有揭露的內容¹。若違背這個原則，在審查階段中可能會以「請求項不符合支持要件」為由被認定無效。

我們知道各請求項的記載，必須為說明書所支持。然而，專利說明書所揭露的內容，卻不見得都會出現在申請專利範圍之中。這是因為專利說明書所寫的內容，有些只是先前技術，或是作輔助說明之用。例如保護標的為行動電話的專利，專利說明書通常需描述行動電話如何與周圍環境產生作用(如基地台、電源等等)，但周圍環境並非被保護之標的，所以通常不會出現在申請專利範圍中。

也許有人會想，如果修正版的申請專利範圍，新增了送審時專利說明書沒揭露的內容，只要將這些新增的內容同步加進專利說明書中，「請求項不符合支持要件」的問題就解決了吧！但美國與台灣專利法另有規定，不允許藉由修正增加原先未揭露之內容(亦即送審時專利說明書、圖式、申請專利範圍未揭露之內容)²，以平衡發明人這一方及社會公眾的利益³。由於專利說明書送審後就無法再增補內容，若在撰寫時儘可能越豐富詳細，對日後請求項之修正及與審查委員的書面答辯，都會越有助益。

感想：以前在工作上曾被問過，有沒有量化指標能評定專利權的範圍？由於申請專利範圍是文字化的描述，同樣的元件以不同的文字表達，就會產生不同的專利權範圍(例如「彈性元件」及「彈簧」，前者屬於上位化的用語，涵蓋範圍明顯較廣)。再者，專利保護標的若有不同(像是「萬花筒結構」及「船舶推進方法」)，以量化指標比較其專利權範圍也不見任何意義。因此，專利權範圍的判斷主要都基於審查委員或法官對「文義」的解釋，而非量化指標足以評定。

註1：請參閱美國專利法35 U.S.C. § 112，及台灣專利法§26 II。

註2：請參閱美國專利法35 U.S.C. § 132，及台灣專利法§43 II。

註3：對一個請求項而言，所需滿足的限制條件越少，相對的專利權範圍就越大。但對一篇專利而言，如果請求項數量越多，所涵蓋實施態樣越廣，能主張的專利權範圍也會越大。如果發明人這一方能藉由修正，把送審前沒想到的技術內容加到申請專利範圍(例如新增一個獨立項，涵蓋更多可能的實施態樣)，就會不合理的膨脹專利權範圍，甚至形成同業競爭者難以穿越的壁壘。

專利說明書跟產品說明書，有何不同？

在專利的申請過程中，專利文件之撰寫可說是最重要的工作，因為其內容之好壞¹，足以影響專利的取得與否。一般來說，申請專利的必備文件包含申請書、說明書、圖式及申請專利範圍，其中申請書是與申請程序相關的制式表格(需記載專利之申請人、發明人等資訊)，而說明書及申請專利範圍是以「文字」描述技術思想，輔以圖式做更完整的說明。以下針對與專利技術直接相關的說明書、圖式及申請專利範圍，進行簡單的介紹。

1.    專利說明書需說明技術上的問題，以及如何實施：有人會問，專利說明書跟產品說明書一樣嗎？兩者的確有相同之處，產品說明書需要鉅細靡遺地記載產品的實施方式，使用者才曉得該如何操作；而專利說明書也要對所用的技術手段有具體的描述，除了讓審查委員能明白其內涵之外，也讓行內人士有能力按圖索驥，據以實施發明創作的專利技術²，以減少重複研發的資源耗費，並促進產業之發展。

但是，申請專利之發明創作，必須是利用某種「技術手段」克服了「技術上的問題」，進而產生「特定功效」。例如：早期可於水面下航行的船隻，只能以人力划槳前進(技術上的問題)，但在裝設螺旋槳動力裝置及尾舵之後(技術手段)，便能夠長時間的運行，更可調整行進之方向(特定功效)。由此可知，專利說明書至少須包含：(1)先前技術，用以說明技術上存在的問題；(2)實施方式，記載技術手段的實施方式，及利用該技術手段而產生的功效。相較之下，產品說明書只要解釋產品的實施方式，所以兩者是有一定的差異。

下圖為專利說明書的一個範例，你(妳)應該發現實施方式有許多被括弧包圍的數字吧，這些數字其實跟之後要討論的圖式有關。

資料來源︰Patent1O1

2.    看文字看不懂，就看圖式吧：由於專利說明書皆以文字撰寫，為補充不易以文字完整表達之內容，圖式(附圖)可作輔助說明之用，使業內人士一看到圖，就能直接理解發明創作的各個技術特徵及其所構成的技術手段。圖式中的元件會有元件符號的標註(與前述被括弧包圍的數字相對應)，搭配專利說明書的文字敘述，能有效增加讀者的理解效率。

資料來源︰美國專利商標局、Patent1O1

3.    專利的權利範圍是以申請專利範圍所界定：拿到專利之後，能用以主張其權利範圍之依據，並非說明書所敘述的內容，而是一份用以界定專利權範圍的「法律文件」，稱為申請專利範圍。申請專利範圍是由至少一項的請求項(以阿拉伯數字編號依序排列)所構成，包含獨立項及附屬項兩類，並有一定的撰寫規範：

(a) 獨立項用以描述主要技術特徵，皆以「一種…」做為開頭，且要精確定義所有必要元件的類型及其數量(一個、複數個)；

(b) 附屬項就像吸盤一樣，依附在特定的請求項之下(可以是獨立項，也可以是自己以外的其它附屬項)，把所依附的請求項加入更多次要技術特徵；

(c) 一句話原則，每一個請求項只能在最後使用句號當作結尾，並以分號做為各段落的區隔。

除了前述的規範之外，所有請求項中首次出現的元件名詞，通常前面會加上數量冠詞『一』或『複數個』，再次出現時則加上指定冠詞『該』或『該等/該等複數個』。如此一來，可以幫助讀者快速瞭解各請求項的元件關係。

資料來源︰Patent1O1

在之前的文章也曾談到，智財主管機關會審查「專利申請的內容」是否符合「新而有用」的標準，但究竟是基於說明書還是申請專利範圍進行審查呢？由於申請專利範圍是做為侵權與否的判斷依據，其撰寫用語必須更加精確嚴謹，所以智財主管機關是以申請專利範圍的所記載的內容，判斷是否為「新而有用」的發明創作。

感想：申請專利範圍中的獨立項，是用來描述主要技術特徵；至於附屬項則是進一步加入次要技術特徵。這樣的關係就好比在製作麵食料理時，獨立項就是一碗只加了清湯的陽春麵，不用任何菜餚配料也足以讓人以飽餐一頓，而且任何麵店都有辦法煮，所以「範圍最廣」；附屬項就像加了配料的拉麵，只有各家麵店才有自己的獨門配料，所以「範圍變窄」。至於申請專利範圍的大小該如何界定，留待下篇文章再仔細介紹。

註1：專利文件撰寫的好壞，要以量化指標判斷絕非易事，但如果能清楚表達發明創作的概念，並在經過專利審查的考驗後，還擁有他人難以迴避的權利範圍，必然具有一定的價值。

註2：可能有人又會問，據以實施發明創作的專利技術，不就造成侵權了？其實未必。雖然專利說明書在送交申請後，必須在一定期間內被公開(尚未核准)或公告(核准獲證)於官方公報中，公布給社會大眾知道，但是公開並不代表已經獲准，已經獲准亦不代表還在專利權的有效期限內。因此，只要發明創作的專利技術不屬於已獲證且有效的專利，自然不會有侵權問題的產生。

姓名可以申請專利嗎？

最近看電子報，突然發現一則新聞「貝克漢為5歲女兒申請名字專利」¹，覺得這則報導拿來說明專利與商標的不同，真是再好不過了。

專利所保護的對象必須要有「技術性」²，也就是使用技術手段而達成特定功效的創作(例如使用能調整形狀的液態透鏡，來達成變焦的功效)。然而，姓名本身不具有任何「技術性」，僅會出現在專利證書的專利權人或發明人欄位，做為專利所有人或技術原創者之歸屬。

商標係指任何具有「識別性」的標誌，包括文字、圖形、記號、立體形狀及聲音等，用以區隔自己與他人的商品或服務。舉例來說，我們看到Jordan的商標，就馬上想到以飛人喬登為品牌的運動鞋；看到Apple的商標，腦海就浮現蘋果公司的3C產品；看到中油的火炬商標，就意識到車子該去加油了。

根據前面的說明，專利與商標最大的不同在於，前者需要有「技術性」，後者則要有「識別性」。姓名雖不具有「技術性」，但只要經智財主管機關認定有「識別性」，而不會造成消費者混淆誤認者，仍可成為註冊商標。因此，貝克漢為5歲女兒所申請的智財權保護，應該是商標而非專利。

資料來源︰各公司、Patent1O1

感想：常聽到一些諸如「太空旅行是有錢人的專利」，或是「抓寶是年輕人的專利」的說法，雖然我們知道這是對有錢人或年輕人所做的標籤，但似乎沒聽過有人說「太空旅行是有錢人的商標」，或是「抓寶是年輕人的商標」，只能說這就是語言奇妙的地方！

註1：羅勻，全家都是名牌！貝嫂為哈珀名字申請專利商標，蘋果日報，2017年4月。

註2：此處暫不討論涉及產品外觀特徵的設計專利，即使設計專利並未完全排除以姓名進行申請，但保護範疇也僅限於「字體設計」的樣式，而非姓名本身。

專利的一生

自2012年開始從事專利工作以來，接觸過許多不同領域的專利申請案，如：光電元件、機械設備、隱形眼鏡、透過電腦執行的商業方法、自行車等等，每一樣發明都有巧妙的技術內涵。但不管哪一個領域的發明，從「取得」專利到「使用」專利，都有幾個必經的階段。因此，我嘗試用專利的一生，介紹專利從申請前到核准後各階段的內涵。

1.     靈光乍現：創意的產生通常是偶發性的，也因此具創意的發明有其珍貴價值。若要保護自己的發明點子不被他人盜用，在還沒有實體的成品之前，就應先考慮向智財主管機關提出專利申請，並準備好送審的專利文件。然而專利文件必須以「文字」描述技術思想，且有許多的撰寫規則，存在一定的專業門檻，因此造就了龐大規模的「專利代理行業」¹，也就是代為發明人撰寫專利文件並辦理專利申請事務的行業。

2.     官方審查：智財主管機關在收到專利申請之後，會指定審查委員對專利文件進行審查，只有「新而有用」²的發明才能准予專利。有人會問，為什麼要符合「新而有用」的標準才有辦法取得專利？這就牽涉到公益與私利的調和。

專利權是一種「禁止權」，亦即專利所有人有權禁止他人實施(包括製造、販賣)自己的發明。就某種程度來說，是專利所有人的「私利」在特定期間內受到國家保障。然而，假如某項已在社會上公開的習知技術，被甲發現並拿到A國申請專利並獲准，甲就可以取得這項習知技術的「禁止權」，使A國境內除了甲之外，其他人都無法實施這項習知技術。由此可知，甲的「私利」是以犧牲大多數人的「公益」所換得，但是甲並非這項習知技術的發明人，毫無發明上的貢獻，自然沒有取得專利的合理性。為避免「圈地為王」的亂象產生，審查委員必須確定專利申請案符合「新而有用」的標準，才能予以核准。

專利文件在送審後，審查委員會試著搜尋是否有「相應」的習知技術，做為准許或核駁專利之依據。然而審查委員與發明人對於技術的理解偶有不同，審查委員可能認為「專利申請的內容」，跟他在公開資料庫(Google、IEEE Xplore或各國專利資料庫)所搜尋到的「習知技術」差不多，因此不符合「新而有用」的標準；但發明人卻可能認為「專利申請的內容」獨一無二，審查委員根本就是指鹿為馬。因此在實務上，發明人這一方有權針對審查委員作成的審查意見進行書面答辯，如果發明人能夠說服審查委員，讓他相信「專利申請的內容」確實符合「新而有用」的標準，就可以通過專利審查取得核可證書。

3.     專利取得了，才是另一個挑戰：專利獲得核准後，每一年都要繳納年費給智財主管機關，直到專利權到期為止，若未繳納則會導致專利權失效，而且這個年費的數額是逐漸增加，所以「維護專利」絕對是一件燒錢的活動。但專利不只是一紙擺在牆上的證書，而是可以透過專利授權或賣專利來創造利潤的工具。專利授權意指專利所有人(授權人)與特定對象(被授權人)訂定契約，使被授權人在支付授權金後，能夠實施受到專利保護的發明；但如果未徵得專利所有人的同意，就恣意實施受到專利保護的發明，將可能會被專利所有人提告求償，而成為專利侵權訴訟的被告。由此可知，若專利發揮其應有的價值，除了能透過授權活動創造授權金收入，也能在侵權訴訟中保護專利所有人的商業利益。

但把專利當成對抗侵權者的武器，也必須留意，專利侵權訴訟之先決條件是「專利有效與否」，若訴訟專利被法院或智財主管機關判無效，自然沒有後續的侵權問題。由此可知，被控侵權者通常會先想辦法提出「專利無效抗辯」，證明訴訟專利沒有獲准的合理性，使專利所有人不但訴訟輸了，連專利也跟著賠掉。

實際上，獲證專利在訴訟時被判無效的比例一直居高不下³，原因在於許多國家(包括美、日、台等)專利申請案件量龐大，審查委員難以在時限內對每件申請案仔細地進行檢視⁴。況且在資訊爆炸的時代，要能毫無遺漏地檢索習知技術，幾乎是不可能的任務。因此，被控侵權者為了避免敗訴，勢必會花上可觀的時間跟金錢，聘請專家顧問及律師團隊，「用力地」搜尋跟訴訟專利相似，且未被審查委員找到的習知技術。如果這些習知技術能讓法院或智財主管機關相信，訴訟專利並不符合「新而有用」的標準，此時訴訟專利就會被撤銷，而不再具有法律效力了。

資料來源︰Patent1O1

感想：專利訴訟中，被控侵權者會想盡辦法讓訴訟專利無效，好比武裝起義時，起義者一定會宣稱現在的當權者是「偽政權」，先否定其合法性再發動武力抗爭。因此，主張訴訟專利無效，絕對是被控侵權者在作戰時的第一步。

註1：在台灣，有權「獨立」執掌專利業務者共有三種：專利代理人、專利師、律師。根據經濟部智慧財產局在2017年4月所公布的代理人資訊，台灣近三年內有代理專利申請案之專利代理人、專利師及律師共有570人，此一數字應能反映國內專利事務所之數量。

註2：亦即要符合所謂的專利三性(新穎性、進步性、產業利用性)，並滿足專利適格要件(適格性)。

註3：工商時報主筆室，為智慧財產法院的改善再建言，工商時報，2016年5月。

註4：陳秉訓，發明專利形式審查之可能性探討，北美智權報，2017年4月。